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美国商标申请瑕疵的类型

发布于 2021-07-10 16:42 阅读(

1. 虚假使用声明
 
与中国不同,美国商标采用使用在先原则,这使得其商标制度设计与法律实务都将商标使用放在极为重要的位置。无论注册申请前、申请中还是后续的维护环节,对于商标使用的要求都贯穿始终。未实际使用的商标,无论使用证据造假出现在申请确权阶段,还是注册维护阶段,一经发现,官方可依职权或应他人申请,给予申请人一次自证的机会,经查确属造假的,该商标将不予注册或予以撤销,届时该商标权将被视为自始不存在。
 
基于已使用(1a:Use in commerce)为基础的注册申请,申请官费最低、操作简单、下证周期短,因此是虚假使用声明泛滥的“重灾区”。非正规代理申请的商标中超9成的造假均为此类。
 
若商标未实际投入使用,申请人为获得商标权利而伪造商标使用证据,递交虚假使用声明,会为商标权利的效力埋下“炸弹”。美国商标的申请文件和使用证据皆公示于官方数据库,所有人可进入官网核查相关文书和证据。若商标阻碍了其他正常的在后商标申请,在后商标申请人即可进行调查分析,若该商标确有使用证据不实的瑕疵,可以“该商标欺骗官方”为由向USPTO申请撤销该商标。
 
2. 虚假他国商业声明
 
若申请人暂无法提供商标使用证据,可选择以他国注册(44e:Foreign Registration)为基础申请商标,或转换申请基础为(44e)。若中国申请人基于中国商标注册为基础,在注册阶段仅需递交商标注册证即可,若基于其他国家/地区的商标注册,除需递交他国的注册证外,还需递交其在当地设有经营场所的商业声明。
 
实践中,因中国商标存量巨大,成功注册一个商标变得越来越困难。为加快美国商标获权速度,中国申请人通常选择中国以外的国家/地区作为(44e)基础进行转换,若在中国以外的国家/地区没有经营场所,则会铤而走险出具虚假的他国商业声明。此类虚假的商业声明公示于官方数据库,会给商标权利的稳定性埋下隐患。
 
 
 
相较提供虚假使用声明,提供虚假商业声明的情况较为少见。大部分情况下,转换他国注册基础是为规避提供使用证据不能的替代方案,在转换本国(在此可狭义理解为中国)注册也困难的情况下,中国申请人就会想到通过提供虚假商业声明,连同真实的他国注册证,利用这种“半真半假”的方式,来获得美国商标证书。若官方抽查或他人举报发现商业声明为假,商标注册将被依法撤销。
 
 
3. 商标申请范围过广
 
美国没有类似国内的商品/服务群组划分,虽采用尼斯国际分类,但USPTO认为尼斯国际分类的商品/服务描述仅能达到分类的作用,无法定义具体的性质、功能、销售渠道、消费群体等方面特点,因此往往要求申请人对描述较为宽泛的商品/服务项目进行细化,实际审查也会结合商品/服务的所述方面而进行。故美国申请指定商品/服务需根据实际使用需求进行挑选。
 
 
 
 
中国采用申请在先原则,对于商标申请的审查不考虑使用情况,只会审查商标是否近似,商品/服务是否类似,不考虑使用场景。因而在实务中,国内商标申请往往会采取“主动+防御”相结合的布局策略、尽可能多地指定商品/服务项目,以期覆盖更多类别、更多群组。不少申请人受国内商标申请习惯影响,在美国也申请远超出实际使用需求的商品/服务项目,导致后续大量商品/服务难以提交使用证据、面临商标撤销风险。
 
 
 
同理,诸如国内45个类别及群组全面覆盖、三年滚动注册、商标大量囤积等操作,若复制此种操作到美国,则没有意义,因为美国商标基于使用获得权利,在申请时无法提供使用证据,则难以获权;在注册后未在全部指定商品/服务上使用商标,即使注册未满3年,他人也可针对未投入使用的商品/服务提起撤销。此外,即使基于他国注册获权,若在注册后5~6年期间无法提供使用证据,商标注册也将失效。