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未注册商标在先使用权的风险及防范

发布于 2021-04-19 11:40 阅读(

尽管未注册商标在先使用权应受法律保护,但在我国注册确权为核心的商标保护制度背景下,未注册商标权权利人依然会因为商标未能获得核准注册而不享有更强更稳定的注册商标专用权。未注册商标因其自身的缺陷而带来的潜在风险包括如下方面:
第一,遭遇他人抢注而给经营带来的风险。比如“巴黎贝甜”商标因包含“巴黎”而难以获得注册,但抢注者迂回采取了注册“芭黎贝甜”商标的抢注方式,注册后干扰在先使用主体的正常经营。未注册商标权人应当密切监控商标注册簿,及时对此类恶意注册商标采取异议、无效等措施,避免此类商标注册后对自身的正常经营产生风险;还应时时注意收集自身使用证据,在显著性和知名度积累到一定程度后继续尝试注册以最终取得注册商标专用权。
第二、跨类被他人抢注或侵权而导致商标淡化的风险。未注册商标在先使用权的保护范围,一般以相同或类似商品或服务为限。根据《商标法》第十三条,未注册驰名商标的保护仅局限于相同及类似商品。与已注册驰名商标保护范围可以跨类相比,未注册驰名商标长期处于保护上的劣势地位,在非类似商品上面临因他人注册或使用而商标被弱化、贬损的现实风险。未注册商标权人应密切关注此类商标的存在,注意侵权商品和自身商品之间的关联性,不断尝试克服注册障碍,力图取得注册后消弭跨类遭侵权的风险。
第三、“一定影响”或知名度是未注册商标保护的保护要件,无影响即不产生在先使用权,亦无保护正当性可言。“一定影响”需要未注册商标权人始终注意积累使用证据以在案件中证明在相关商品或服务上产生的一定影响和知名度,证据不足将直接影响案件的侵权定性与否与保护水平的高低。《商标法》第三十二条、第五十九条第三款及《反不正当竞争法》第六条第一款对于标识保护的要求是统一的,需要标识有“一定影响”。证明一定影响是未注册商标权利人的举证义务,权利人需要时时留意保存并更新商标使用证据,在商标异议、无效和不正当竞争的诉讼案件充分提交以证明一定影响的存在和在先使用权的成立和保护的必要性。
第四、《商标法》第五十九条第三款规定的未注册商标先用权抗辩有先天的缺陷,即不得不根据商标注册人的要求附加适当区分标识。该法律规定下的一定影响是最低的层级,是一种被动的防御性抗辩,而在抗辩的情况下还不得不附加其他区分标识。这一法律要求实际上是对未注册商标的标样形态提出了改变的要求。该条款实际上充分体现了注册商标优位于未注册商标的权利强弱关系。
从以上未注册商标的缺陷和风险角度考虑,未注册商标权人一方面应充分积累使用证据,证明法律保护要求的“一定影响”和知名度,另一方面应关注商标审查标准和实践的变化,监测商标数据库和商品或服务市场,不断努力继续申请商标以尝试最终成功注册商标,同时对在后申请注册或实际使用的商标及时提出异议、无效或诉讼,以在案件中由商标主管机关认定在先使用权的成立,或由法院认定有一定影响商品名称、包装、装潢权的成立。