要旨：2013年商标法修改时新增了商标法第十九条第四款的规定，商标代理机构仅能对其代理服务申请商标。该条款适用近七年来，商标行政及司法实践对于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”的认定标准以及商标代理机构能够注册商标的范围，经历了从存在分歧到逐步统一的过程，但仍有商标代理机构注册商标的具体服务范围、商标代理机构的认定等问题亟需进一步的明确和统一。在现行法律法规未作进一步界定的情况下，宜从该条款的立法本意出发，既要对商标代理机构及其特定人员利用其经营便利，从事恶意囤积注册商标进行牟利的行为予以必要的规制；也要在法律规定的框架下，允许商标代理机构对其自己使用的商标在特定服务上进行必要的注册，以满足商标代理机构开展商标业务进行正常经营活动的需要。

 

案情

当事人

 

上诉人（原审原告）：律通控股集团有限公司（简称律通公司）

 

被上诉人（原审被告）：国家知识产权局

 

案由：商标申请驳回复审行政纠纷

 

2018年3月16日，律通公司申请注册第29640593号图形商标（简称诉争商标，见右图），指定使用的服务为第45类4505群组的“互联网域名租赁”服务以及4506群组的“诉讼服务、知识产权咨询、计算机软件许可（法律服务）、法律文件准备服务、许可的法律管理、仲裁、与合同谈判相关的法律服务（替他人）、知识产权代理服务、法律研究”服务。

 

律通公司在申请诉争商标时，提交了2016年5月24日颁发的营业执照，该营业执照载明的律通公司营业范围包括“商标代理服务”一项。随后，律通公司于2018年10月18日变更了其公司经营范围，将“商标代理机构”等服务予以删除。

 

2019年7月1日，国家知识产权局以诉争商标构成2013年8月30日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第十九条第四款、第三十条所指的情形为由，作出被诉决定[1]，驳回诉争商标的注册申请。

 

审判

律通公司不服被诉决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。

 

律通公司在原审诉讼阶段补充提交了律通公司删除“商标代理机构”等服务后的营业执照复印件、中国商标网网页查询截图等证据，用以证明律通公司经营范围中无“商标代理服务”“版权代理服务”等项目，律通公司并非商标代理机构。

 

北京知识产权法院一审认为：被诉决定作出时，律通公司的营业执照显示的经营范围包括“商标代理服务”“版权代理服务”，即使律通公司现已进行经营范围变更登记，不能排除其未来通过变更企业经营范围的方式从事知识产权代理服务的可能性。因此，诉争商标的申请注册不符合2013年商标法第十九条第四款的规定。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，一审判决：驳回律通公司的诉讼请求。[2]

 

律通公司不服一审判决并提起上诉。

 

北京市高级人民法院认为：第一，根据在案证据及律通公司的陈述，律通公司在申请诉争商标时，其营业执照载明其营业范围包括“商标代理服务”，可以认定律通公司属于2013年商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”，其不得在商标代理服务之外注册其他商标。律通公司虽于2018年10月18日变更了经营范围，将“商标代理机构”等服务予以删除，但该变更行为不影响诉争商标申请时律通公司属于“商标代理机构”的认定。第二，诉争商标指定使用的“互联网域名租赁”服务不属于商标代理机构所从事的代理服务；诉争商标指定使用的“诉讼服务、知识产权咨询、计算机软件许可（法律服务）、法律文件准备服务、许可的法律管理、仲裁、与合同谈判相关的法律服务（替他人）、知识产权代理服务、法律研究”服务与商标代理机构所从事的代理服务，在服务的目的、内容、方式及对象等方面并不一致。故诉争商标指定使用的服务均不属于2013年商标法第十九条第四款及2014年商标法实施条例所规定的“商标代理机构所从事的代理服务”。律通公司作为商标代理机构对诉争商标提出申请注册，不符合2013年商标法第十九条第四款的规定。

 

据此，北京市高级人民法院二审判决：驳回上诉，维持原判。[3]

 

重点评析

商标作为重要的商业标识，已经成为企业在市场竞争中不可或缺的筹码。在商标的注册程序优化、注册周期缩短、注册成本降低的背景下，商标恶意抢注及为转让牟利而大量囤积商标等问题日益凸显，严重扰乱了市场经济秩序和商标管理秩序。为了规制个别商标代理机构协助甚至直接从事恶意申请、囤积注册的乱象，2013年商标法第三次修改时新增了关于商标代理机构的条款，即商标法第十九条。然而，就该条款的适用在司法实践中仍有待不断探索与完善。

 

一、商标法第十九条的条款沿革及其司法适用

 

2013年8月30日，商标法第三次修正时新增了第十九条，列明4个款项，对商标代理机构从事经营活动进行了必要的规范。具体包括以下内容：一是明确商标代理机构从事经营活动的基本原则，即应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规的规定；二是履行告知义务和保守商业秘密的义务，即委托人申请注册的商标可能存在商标法规定不得注册情形的，商标代理机构应当明确告知委托人，并且对在代理过程中知悉的被代理人的商业秘密，负有保密义务；三是明确商标代理机构不得接受委托的情形，即商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于商标法第十五条代理人抢注、第三十二条违反他人在先权利或者抢注他人在先使用的商标的规定情形时，不得接受其委托；四是明确商标代理机构禁止注册商标的情形，即商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。

 

2019年4月23日，商标法第四次修正时对上述条款中“不得接受委托的情形”增加了条款，即商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于商标法第四条的规定，亦不得接受其委托。同时，在对商标法第四十四条商标无效宣告条款予以修改，明确商标法第十九条第四款可以成为宣告商标无效的法律依据。

 

商标法第十九条的制定，有利于进一步打击商标恶意抢注行为，特别是规制个别商标代理机构从中协助或者直接从事商标恶意申请、囤积注册商标行为，有力规范商标注册秩序。2019年商标法关于第十九条及第四十四条的修正内容，则进一步加强了对商标代理机构从事经营行为的规范。

 

司法实践中，商标法第十九条施行已近七年，司法及行政机关在商标授权确权行政案件中不断积累和总结经验，促进了该条款法律适用的统一。从2016年上海专利商标事务所有限公司申请注册“上专”等商标行政纠纷案开始，截至2020年12月底，北京法院共审结涉及商标法第十九条的商标行政案件262件，其中86件经过了二审程序；最高人民法院审结涉及商标法第十九条的商标行政案件1件[4]。2019年4月24日，北京市高级人民法院制定的《商标授权确权行政案件审理指南》（简称《商标审理指南》），在司法实践的基础上，将与行政机关达成共识的成果予以梳理，对商标法第十九条的裁判规则进行总结和提炼。《商标审理指南》设置14.1-14.4共四个条款，涉及的主要问题包括商标代理机构的认定、商标代理业务的认定、商标转让不影响主体认定及诉争商标申请注册范围的确定。

 

二、商标代理机构的具体认定

 

2014年4月29日修订的《中华人民共和国商标法实施条例》（简称商标法实施条例）第八十四条第一款规定：“商标法所称商标代理机构，包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。”《商标审理指南》14.1规定，已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，属于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”。一般工商营业执照记载的经营事项，也不能作为排除认定“商标代理机构”的依据。

 

首先，司法实践中，当事人是否实际从事相关商标代理服务以及是否在商标局备案，并非是认定商标代理机构的必要条件。在适用商标法第十九条第四款时，当事人常见的一项抗辩理由是，其虽然在工商营业执照中记载“知识产权代理”或“商标代理”项目，但其实际上从未开展过相关业务，不属于“商标代理机构”。工商营业执照是工商行政管理机关颁发给企业、个体经营者等主体从事生产经营活动的重要证件，其中营业范围等内容是当事人自行选择并且从事相关经营活动的一项重要依据。因此，对于工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体抗辩其并未实际从事相关业务的主张，一般不予支持。在江苏晨泰医药科技有限公司与国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷一案[5]中，当事人主张其实际从事医药行业，不具备从事商标代理业务的主观意愿和客观条件。二审法院认为，工商营业执照中已记载从事商标代理业务的商标代理机构，无论其实际经营中因其主观或者客观因素是否从事或开展了商标代理业务，均不影响该条款的认定。

 

其次，对于个体工商户来说，其以自然人名义申请商标，但其作为经营者的个体工商户营业执照中包含“知识产权代理”或“商标代理”等服务的，该自然人申请商标仍然构成商标法第十九条第四款所指的情形。在梁某与国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷一案[6]中，经审查发现梁某为芜湖市某电子商务事务所的经营者，该个体工商营业执照中包含“商标代理服务”一项，故被诉决定和一、二审判决均认定梁某在第33类酒等商品上申请注册商标违反了商标法第十九条第四款的规定。

 

第三，少数商标代理机构假借其工作人员近亲属之名大量申请注册商标，试图达到规避法律之目的。对此，司法裁判认定，如果在案证据能够证明商标代理机构的法定代表人或者其近亲属大量抢注商标以此规避商标法第十九条行为的，可视为商标代理机构的行为，在司法实践中对商标法第十九条的适用予以进一步探索。在湖南友谊阿波罗商业股份有限公司与国家知识产权局、贺某商标权无效宣告请求行政纠纷一案[7]中，贺小某是某知识产权代理公司的法定代表人，持有该知识产权代理公司99％的股份，贺某是贺小某的父亲，贺某申请注册了包括诉争商标在内的八十余件商标，且贺某名下商标又均由贺小某作为法定代表人的知识产权代理公司代理注册。二审法院认为，在案证据可以认定证明，贺某、贺小某及其任法定代表人并绝对控股的某知识产权代理公司明显具有抢注他人商标的共同故意，诉争商标系商标代理机构假借其工作人员近亲属之名申请注册，以达到规避法律之目的，故贺某的行为可视为商标代理机构的行为。

 

三、判断商标代理机构的时间节点

 

判断是否为商标代理机构，应以诉争商标申请时申请人的经营状态为准。诉争商标申请人主张被诉决定作出时或诉讼过程中其经营范围已不包含“知识产权代理”或“商标代理”服务，其不属于商标代理机构的，不予支持。

 

在四川爱莎美业健康管理有限公司（简称爱莎美业公司）与国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷一案[8]中，二审认为，虽然爱莎美业公司在被诉决定作出前变更经营范围取消了“知识产权代理服务”项目，且“知识产权代理服务”包含“商标代理”，但仅以在被诉决定作出前爱莎美业公司变更营业执照，取消“知识产权代理服务”项目就认定爱莎美业公司不属于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”显属不当。一审法院认定有误，爱莎美业公司的行为仍构成商标法第十九条第四款规定的情形。

 

在北京小壕科技有限公司（简称小壕公司）与北京古北水镇旅游有限公司、原国家工商行政管理总局商标评审委员会商标权无效宣告请求行政纠纷一案[9]中，最高人民法院认定，小壕公司在诉争商标申请注册时，其营业执照经营范围包含“商标转让与代理服务”，故属于“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”，是2013年商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”。小壕公司后续变更经营范围的事实，不影响其申请注册诉争商标时属于商标代理机构的认定，其是否在商标局备案并非认定商标代理机构的必要条件，同时，该裁定书还明确2013年商标法第十九条第四款可以成为宣告商标无效的法律依据。

 

四、商标代理机构申请商标的具体范围

 

根据商标法第十九条第四款的规定，商标代理机构仅能对其代理服务申请商标。商标法实施条例第八十三条规定：商标法所称商标代理，是指接受委托人的委托，以委托人的名义办理商标注册申请、商标评审或者其他商标事宜。《商标审理指南》第14.4条规定，“代理服务”仅限于《类似商品和服务区分表》（简称《区分表》）第45类第4506类似群组的服务项目。除商标代理服务之外，商标代理机构在其他商品或者服务类别上申请注册商标的，不予支持。

 

《区分表》2020文本中，4506群组名为“法律服务”，共有24个服务，具体内容为：调解、仲裁、知识产权咨询、版权管理、知识产权许可、为法律咨询目的监控知识产权、法律研究、诉讼服务、计算机软件许可（法律服务）、域名注册（法律服务）、替代性纠纷解决服务、法律文件准备服务、许可的法律管理、代写私人信件、与合同谈判相关的法律服务（替他人）、关于相应招标的法律建议、软件出版框架下的许可（法律服务）、法律检测服务、有关专利地图的法律咨询、司法辩护服务、移民领域的法律服务、合规性审计、合法性审计、知识产权代理服务。

 

那么，对于商标代理机构而言，《区分表》第45类第4506组内的所有服务均可申请注册商标吗？目前司法实践的主流观点认为，商标代理机构仅能在“商标代理服务”这一非规范名称上予以注册，在其余4506群组上均不能注册。

 

在上海专利商标事务所有限公司与原国家工商行政管理总局商标局其他商标行政纠纷两案[10]中，被诉决定、一二审判决均认为，知识产权咨询、知识产权许可、为法律咨询目的监控知识产权、法律研究、诉讼服务、计算机软件许可（法律服务）、域名注册（法律服务）、知识产权代理服务，均不属于商标代理服务，其注册均违反商标法第十九条第四款。上述裁判观点延续至今，在律通公司与国家知识产权局商标驳回复审行政纠纷一案[11]中，一二审法院均认定诉争商标指定使用的“诉讼服务、知识产权咨询、计算机软件许可（法律服务）、法律文件准备服务、许可的法律管理、仲裁、与合同谈判相关的法律服务（替他人）、知识产权代理服务、法律研究”服务与商标代理机构所从事的代理服务，在服务的目的、内容、方式及对象等方面并不一致。故诉争商标指定使用的服务均不属于2013年商标法第十九条第四款及2014年商标法实施条例所规定的“商标代理机构所从事的代理服务”。

 

上述认定主要是基于以下考量：首先，就法律解释方法而言，根据商标法第十九条第四款的文义以及商标法实施条例的规定，对于商标代理机构申请商标的范围规定为“对其代理服务申请商标”。在法律适用时应充分考量法律条文的文义，避免因随意突破法律规范的字面含义，将会影响法律的稳定性和可预期性。其次，就《区分表》4506群组项目来说，该群组名称虽为“法律服务”，但包含的24项服务所涉内容广泛，部分服务如“仲裁”“调解”等与商标代理服务不符，如将商标代理机构在4506群组内的注册均认定属于商标代理服务，将与商标法第十九条第四款的规定相悖。再次，就立法目的而言，2003年，国家取消了有关商标代理机构的设立和商标代理人资格的行政审批后，商标代理活动中出现了一些混乱现象，严重扰乱了商标市场秩序，正是为了解决这一问题，商标法增加了有关商标代理机构行为规范的内容。在我国，大量商标代理机构作为公司形式存在，经营范围上并无严格限制，因此实践中有些商标代理机构从事的业务超出了商标代理服务的范围，若随意地对“商标代理”进行扩大解释，反而会使得前述立法目的落空。[12]最后，从裁判尺度统一的角度出发，如果将《区分表》4506群组内服务予以区分，将部分认定为“商标代理服务”，部分予以排除，实践中存在4506群组中明确具体服务项目存在较大分歧的困难，不易明确将24项服务进一步予以确认和筛选。不同法官在面临个案时可能对区分类别存在不同理解，在法律适用上难于一致，不利于裁判尺度的统一。