引言

 

相信很多喜欢喝威士忌的小伙伴都喝过或至少听说过Jack Daniel’s这款酒，中文名叫杰克丹尼，是著名的美国威士忌品牌，以其方形酒瓶和黑色标签为主要特征。杰克丹尼酿酒厂位于田纳西州林奇堡，由杰克·丹尼尔于1875年建立，是美国最古老的注册酒厂。今天要介绍的这起商标案例就与该威士忌品牌有关，且有可能会在2021年被美国最高法院提审。

 

 

 

VIP Products LLC （以下简称VIP）是一家制造并销售宠物玩具的公司，其生产的一款狗玩具在外观上模仿了Jack Daniel’s的经典造型酒瓶。两者外观对比图如下所示（左边是VIP产品外观，右边是Jack Daniel’s Old No. 7威士忌）。

 

 

 

该诉讼最早开始于2014年，Jack Daniel’s给VIP发了警告函，以商标侵权为由要求VIP停止出售带有该西班牙猎狗图案和文字的产品。VIP随即向亚利桑那州地方法院提起诉讼，要求法院进行评估并确定该威士忌酒瓶是否完全有权获得商标保护。Jack Daniel’s在反诉中就商标侵权和商标淡化问题作了回应，认为狗玩具侵犯了其商标权，并且会破坏标志性威士忌酒瓶的形象，从而削弱其品牌的商业力量、含义和价值。地方法院法官同意了Jack Daniel’s的说法，即消费者之间很可能会混淆产品，判定VIP侵犯了Jack Daniel’s的商标权、构成了对其知名商标的淡化，命令VIP停止生产和销售该狗玩具。

 

 

 

VIP对该裁决上诉至第9巡回上诉法院，认为Jack Daniel’s的威士忌酒瓶只是发挥美学上的功能性，缺乏显著性，因此其商标权应被撤销。此外，VIP还辩称其对于Jack Daniel’s的商标的使用构成合理使用，应被免除责任。第9巡回法院经过审理，驳回了VIP的这两项请求，但撤销了地方法院之前关于商标侵权和淡化的裁定，并且进一步支持了VIP的另一项主张，认为该狗玩具是一项受第一修正案保护的富有表现力的作品(expressive work)。正“expressive work”这一认定，引起了轩然大波。

 

 

 

一般来说，当审理涉嫌不当使用他人商标的消费品时，法院通常会通过评估在后使用者的使用是否可能引起消费者混淆这一标准来分析。法院通常会询问这种使用是否有可能使公众相信在后使用人的产品或服务是由在先权利人赞助或者认可的。由于美国是判例法国家，根据第9巡回法院的审判历史，该混淆性分析一直使用的是AMF v. Sleekcraft Boats这个判例中所述的多因素测试进行评估。但是，当将其与书籍、电影、绘画或视频游戏等“富有表现力的作品”结合使用时，法院已经意识到，过度强调商标权的保护存在抑制自由表达的风险。在这种情况下，原告必须首先证明该商标的使用（1）与作品没有任何艺术相关性，或者（2）如果该使用具备某种相关性，则该使用必须是“明显误导”该作品的来源或内容。这个就是Rogers test，来自第2巡回法院1989年的Rogers v. Grimaldi这一判例。虽然第2巡回法院的判例对于第9巡回法院不具有拘束力，但是根据第9巡回法院的审判历史，实际上已经在涉及相关书籍、电影、绘画、电视节目、音乐唱片、贺卡、海报和视频游戏的案例中应用Rogers test。简单理解的话，Rogers test实际已经成为第9巡回法院必须要遵守的先例。问题在于，Rogers test通常不会直接应用于玩具、服装等消费产品。取而代之的是，法院在分析消费产品上商标的使用时，通常会根据产品中或产品中所包含的仿冒或幽默元素的权重，运用传统的“混淆可能性”因素来判定。

 

 

 

第9巡回法院现在一口咬定这个狗玩具是富有表现力的作品，也就必须强行使用Rogers test来作为其他分析的前提条件，你地方法院没有运用这个test，那我就推翻你的裁定。那么，第9巡回法院为什么就认定这个狗玩具是富有表现力的作品呢？法院的经典论述语句是，“the dog toy surely is not the equivalent of the Mona Lisa’ but it does communicate a humorous message through word play that is not rendered non-expressive simply because it is sold commercially.” （这个狗玩具虽然不能与蒙娜丽莎相提并论，但它通过字里行间传达了一种幽默的信息，不能认为它作为商品出售就不富有表现力。）

 

 

 

事实上，很多消费品都传递着某种信息，具有一定的表现力，比如T恤上印着的文字或者图案。在面对保护言论自由的宪法第一修正案时，如何处理和协调这个问题，怎么能够更好地界定某个特定产品确实具有足够的表现力来获得第一修正案的保护，同时又能精准打击披着第一修正案保护外套的商标侵权行为还有待观察，也期待着美国最高法院能够提审这个案件，明确相关的界限。