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第12412473号图形商标不予注册复审决定书
发布于 2020-02-28 09:33 阅读（）
申请人因第12412473号图形商标（以下称被异议商标）异议一案，不服我局(2018)商标异字第0000024385号不予注册决定，于2018年06月22日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
原异议人主要异议理由：一、原异议人“小鸭”系列商标是中国家电行业的知名商标。被异议商标与原异议人在先注册的第3811727号“小鸭圣吉奥及图”商标（以下称引证商标）构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、被异议商标系对原异议人已具有驰名程度的“小鸭”商标的图形化翻译，是对原异议人第144691号“小鸭及图”商标、第1543715号“小鸭及图”商标的复制、摹仿，其注册使用易误导相关公众，淡化“小鸭”驰名商标的显著性，损害原异议人利益。三、被异议商标与原异议人享有在先著作权的“小鸭”图形作品构成实质性近似，其注册使用损害了原异议人的在先著作权。四、原被异议人与原异议人的公司地址均处山东省济南市工业南路51号，原被异议人的股东刘佳曾复制原异议人的图形作品申请注册商标，且原被异议人的实际控制人之一刘远军是原异议人企业原工作人员，属于原异议人的代理人，刘远军及其妻子在经营活动中恶意攀附原异议人“小鸭”品牌，并大量复制摹仿“小鸭”系列知名商标，损害了原异议人的合法权益。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）项、第十三条、第三十条、第三十二条、第五十七条第二款及《中华人民共和国反不正当竞争法》相关条款的规定，请求对被异议商标不予核准注册。
原异议人在异议期间提交了以下主要证据（以下均为复印件）：
1、“小鸭”品牌简介及发展材料、原异议人及其关联公司企业信息；
2、关于认定“小鸭”商标为驰名商标的材料、相关案件的在判决书、裁定书；
3、相关商标信息；
4、原异议人媒体报道、宣传推广材料；
5、原被异议人及其关联公司企业信息；
6、原异议人著作权登记证书；
7、工资单、协议书、户籍证明信。
不予注册决定认为：被异议商标“图形”指定使用商品为第12类“小型机动车；自行车；婴儿车”等。原异议人引证在先注册第3811727号“小鸭圣吉奥及图”商标核定使用商品为第12类“机车；电动车辆；小型机动车”等。被异议商标指定使用商品与异议人引证商标核定使用的部分商品在功能用途、销售渠道和消费对象等方面基本相同，属于类似商品。被异议商标与原异议人引证商标的图形部分均为“两只并肩站立的卡通化小鸭”，双方商标在构成要素、构图轮廓和视觉效果上均相近，若共存于市场上，易使消费者对商品的来源产生混淆误认，因此双方商标已构成使用于类似商品上的近似商标。原异议人称被异议商标应根据《商标法》第十三条第三款的规定不予核准注册。但鉴于原异议人在与被异议商标指定使用商品相同或类似的商品上已有在先注册的引证商标，我局已通过《商标法》第三十条对其商标权利予以保护，故本案不再适用《商标法》第十三条之规定。原异议人称被异议商标侵犯其在先著作权，证据不足。原异议人另称被异议商标违反了《商标法》第十条第一款第（七）项的规定，缺乏事实依据。依据《商标法》第三十条、第三十五条规定，我局决定：第12412473号“图形”商标不予注册。
申请人复审的主要理由：被异议商标具有显著性，其与引证商标未构成近似商标，二者共存不会造成消费者混淆误认。另外，引证商标已被撤销注册。请求对被异议商标予以核准注册。
原异议人向我局提交的意见及证据与异议阶段提交的基本一致，仅增加了一项新理由：被异议商标与原异议人的第3438412号图形商标构成使用在类似商品上的近似商标。
经复审查明:
1、被异议商标由济南圣吉奥实业有限公司（即被异议商标原注册人）于2013年4月12日申请注册，初步审定并公告在第12类小型机动车、自行车等商品上。在异议期内，被本案原异议人提起异议。我局经审理决定对被异议商标不予核准注册。该商标在异议程序前，经我局核准转让予济南圣吉奥实业集团有限公司（即原被异议人）。该商标在异议程序中，经我局核准转让予山东小鸭顶呱呱品牌运营管理有限公司（即本案申请人）。申请人不服我局作出的不予注册的决定，于法定期限内向我局申请不予注册复审。
2、引证商标一于争议商标申请日之前获准注册，核定使用在第12类机车、电动车辆等商品上。至本案审理之时，引证商标一因连续三年停止使用，已被我局决定撤销其核定使用在全部商品上的注册，该撤销决定已生效。
引证商标二、三均于争议商标申请日之前获准注册，引证商标二核定使用在第7类洗衣机等商品上，引证商标三核定使用在第11类热水器、电饮具等商品上。至本案审理时，引证商标二、三均为本案原异议人所有，均处于商标权专用期限内。
3、经查，至本案审理之时，申请人名下尚有80余件商标。其中包括第6261090号“小鸭呱呱呱”商标、第11675678号“小鸭公主”商标、第18791959号“小鸭顶呱呱电器”商标等多件包含“小鸭”文字的商标。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为，《商标法》第七条、《反不正当竞争法》的相关规定为总则性条款，其立法精神已体现于《商标法》的具体条款中，我局将适用《商标法》的相应具体条款予以审理。根据当事人的评审理由和提交的证据，本案的焦点问题可以归纳为：一、被异议商标与引证商标一是否构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、被异议商标是否构成对引证商标二、三的复制、模仿，从而违反《商标法》第十三条的规定。三、被异议商标的注册是否损害原异议人在先著作权，从而违反《商标法》第三十二条的规定。四、被异议商标是否违反《商标法》第四十四条第一款的规定。
针对焦点问题一，据查明事实可知，引证商标已被我局予以撤销，故其不再成为被异议商标注册的在先权利障碍。原异议人关于被异议商标与引证商标一构成《商标法》第三十条所指的“使用在同一种或类似商品上的近似商标”的主张，缺乏事实依据，我局不予支持。
原异议人在不予注册复审程序中称被异议商标与其第3438412号图形商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，由于原异议人在异议申请中未引用此商标，故该主张不属于本案依法审理的范围，原异议人可另行提出评审申请。
针对焦点问题二，虽然原异议人提交的证据可以证明引证商标二、三“小鸭及图”商标具有一定知名度，但不足以证明引证商标二、三在被异议商标申请日之前达到相关公众所熟知的程度，此外，争议商标核定使用的第12类小型机动车、自行车等商品与引证商标二核定使用的第7类洗衣机商品，引证商标三核定使用的第11类热水器、电饮具等商品跨类较大、行业特征区别明显。被异议商标的注册使用不会误导公众，进而损害申请人利益，因此，被异议商标的注册并未违反《商标法》第十三条第三款的规定。
针对焦点问题三，首先，虽然原异议人提交的鲁作登字-2012-F-08048号《作品登记证书》可以证明，原异议人对“小鸭”形象标识图形美术作品享有在先著作权。但争议商标与原异议人主张享有在先著作权的图形作品，在设计风格、表现形式等方面区别较大，未构成相同或实质性近似。故原异议人关于争议商标的注册损害其在先著作权，从而违反《商标法》第三十二条规定的主张，缺乏事实依据，我局不予支持。
针对焦点问题四，原异议人提交的证据4可以证明，在被异议商标申请注册之前，原异议人“小鸭”商标在洗衣机等商品上经使用宣传已具有较高知名度。据原异议人提交的营业执照可以证明，其成立时间为1994年。原异议人提交的证据5中的济南圣吉奥实业有限公司等企业信息可以证明，被异议商标原注册人、原被异议人及本案申请人为其关联企业，成立时间均晚于原异议人成立时间，且企业地址与原异议人地址同处于山东济南。鉴于原异议人“小鸭”商标在洗衣机商品上的高知名度，与原异议人处于同一地区的被异议商标原注册人、原被异议人及本案申请人应当知晓。被异议商标表现为卡通造型的小鸭图形，其与原异议人高知名度的“小鸭”商标所指事物相同，且被异议商标原注册人、原被异议人及本案申请人亦同处山东济南，故易使相关公众将被异议商标与原异议人产生关联联想。被异议商标原注册人注册被异议商标的行为，难谓善意与巧合。此外，据查明事实3可知，申请人名下还有第6261090号“小鸭呱呱呱”商标、第11675678号“小鸭公主”商标、第18791959号“小鸭顶呱呱电器”商标等多枚包含原异议人高知名度的“小鸭”商标文字的商标。综合考虑上述情形，可以认定被异议商标原注册人、原被异议人及本案申请人申请注册、转让、受让被异议商标的行为具有明显的复制、抄袭及摹仿他人高知名度商标的故意，具有不正当利用原异议人商标以营利为目的，该类抢注行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则。综上，被异议商标的注册构成了“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形，从而违反《商标法》第四十四条第一款的规定。
此外，尚无证据证明被异议商标属于《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形，原异议人该项主张我局不予支持。原异议人关于被异议商标的注册违反《商标法》第五十七条第二款规定的主张，不属于本案评审范围，原异议人可另案主张。
综上，申请人所提复审理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十五条第三款、第三十六条、第四十四条第一款的规定，我局决定如下：
被异议商标在复审商品上不予核准注册。
申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
原异议人主要异议理由：一、原异议人“小鸭”系列商标是中国家电行业的知名商标。被异议商标与原异议人在先注册的第3811727号“小鸭圣吉奥及图”商标（以下称引证商标）构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、被异议商标系对原异议人已具有驰名程度的“小鸭”商标的图形化翻译，是对原异议人第144691号“小鸭及图”商标、第1543715号“小鸭及图”商标的复制、摹仿，其注册使用易误导相关公众，淡化“小鸭”驰名商标的显著性，损害原异议人利益。三、被异议商标与原异议人享有在先著作权的“小鸭”图形作品构成实质性近似，其注册使用损害了原异议人的在先著作权。四、原被异议人与原异议人的公司地址均处山东省济南市工业南路51号，原被异议人的股东刘佳曾复制原异议人的图形作品申请注册商标，且原被异议人的实际控制人之一刘远军是原异议人企业原工作人员，属于原异议人的代理人，刘远军及其妻子在经营活动中恶意攀附原异议人“小鸭”品牌，并大量复制摹仿“小鸭”系列知名商标，损害了原异议人的合法权益。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）项、第十三条、第三十条、第三十二条、第五十七条第二款及《中华人民共和国反不正当竞争法》相关条款的规定，请求对被异议商标不予核准注册。
原异议人在异议期间提交了以下主要证据（以下均为复印件）：
1、“小鸭”品牌简介及发展材料、原异议人及其关联公司企业信息；
2、关于认定“小鸭”商标为驰名商标的材料、相关案件的在判决书、裁定书；
3、相关商标信息；
4、原异议人媒体报道、宣传推广材料；
5、原被异议人及其关联公司企业信息；
6、原异议人著作权登记证书；
7、工资单、协议书、户籍证明信。
不予注册决定认为：被异议商标“图形”指定使用商品为第12类“小型机动车；自行车；婴儿车”等。原异议人引证在先注册第3811727号“小鸭圣吉奥及图”商标核定使用商品为第12类“机车；电动车辆；小型机动车”等。被异议商标指定使用商品与异议人引证商标核定使用的部分商品在功能用途、销售渠道和消费对象等方面基本相同，属于类似商品。被异议商标与原异议人引证商标的图形部分均为“两只并肩站立的卡通化小鸭”，双方商标在构成要素、构图轮廓和视觉效果上均相近，若共存于市场上，易使消费者对商品的来源产生混淆误认，因此双方商标已构成使用于类似商品上的近似商标。原异议人称被异议商标应根据《商标法》第十三条第三款的规定不予核准注册。但鉴于原异议人在与被异议商标指定使用商品相同或类似的商品上已有在先注册的引证商标，我局已通过《商标法》第三十条对其商标权利予以保护，故本案不再适用《商标法》第十三条之规定。原异议人称被异议商标侵犯其在先著作权，证据不足。原异议人另称被异议商标违反了《商标法》第十条第一款第（七）项的规定，缺乏事实依据。依据《商标法》第三十条、第三十五条规定，我局决定：第12412473号“图形”商标不予注册。
申请人复审的主要理由：被异议商标具有显著性，其与引证商标未构成近似商标，二者共存不会造成消费者混淆误认。另外，引证商标已被撤销注册。请求对被异议商标予以核准注册。
原异议人向我局提交的意见及证据与异议阶段提交的基本一致，仅增加了一项新理由：被异议商标与原异议人的第3438412号图形商标构成使用在类似商品上的近似商标。
经复审查明:
1、被异议商标由济南圣吉奥实业有限公司（即被异议商标原注册人）于2013年4月12日申请注册，初步审定并公告在第12类小型机动车、自行车等商品上。在异议期内，被本案原异议人提起异议。我局经审理决定对被异议商标不予核准注册。该商标在异议程序前，经我局核准转让予济南圣吉奥实业集团有限公司（即原被异议人）。该商标在异议程序中，经我局核准转让予山东小鸭顶呱呱品牌运营管理有限公司（即本案申请人）。申请人不服我局作出的不予注册的决定，于法定期限内向我局申请不予注册复审。
2、引证商标一于争议商标申请日之前获准注册，核定使用在第12类机车、电动车辆等商品上。至本案审理之时，引证商标一因连续三年停止使用，已被我局决定撤销其核定使用在全部商品上的注册，该撤销决定已生效。
引证商标二、三均于争议商标申请日之前获准注册，引证商标二核定使用在第7类洗衣机等商品上，引证商标三核定使用在第11类热水器、电饮具等商品上。至本案审理时，引证商标二、三均为本案原异议人所有，均处于商标权专用期限内。
3、经查，至本案审理之时，申请人名下尚有80余件商标。其中包括第6261090号“小鸭呱呱呱”商标、第11675678号“小鸭公主”商标、第18791959号“小鸭顶呱呱电器”商标等多件包含“小鸭”文字的商标。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为，《商标法》第七条、《反不正当竞争法》的相关规定为总则性条款，其立法精神已体现于《商标法》的具体条款中，我局将适用《商标法》的相应具体条款予以审理。根据当事人的评审理由和提交的证据，本案的焦点问题可以归纳为：一、被异议商标与引证商标一是否构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、被异议商标是否构成对引证商标二、三的复制、模仿，从而违反《商标法》第十三条的规定。三、被异议商标的注册是否损害原异议人在先著作权，从而违反《商标法》第三十二条的规定。四、被异议商标是否违反《商标法》第四十四条第一款的规定。
针对焦点问题一，据查明事实可知，引证商标已被我局予以撤销，故其不再成为被异议商标注册的在先权利障碍。原异议人关于被异议商标与引证商标一构成《商标法》第三十条所指的“使用在同一种或类似商品上的近似商标”的主张，缺乏事实依据，我局不予支持。
原异议人在不予注册复审程序中称被异议商标与其第3438412号图形商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，由于原异议人在异议申请中未引用此商标，故该主张不属于本案依法审理的范围，原异议人可另行提出评审申请。
针对焦点问题二，虽然原异议人提交的证据可以证明引证商标二、三“小鸭及图”商标具有一定知名度，但不足以证明引证商标二、三在被异议商标申请日之前达到相关公众所熟知的程度，此外，争议商标核定使用的第12类小型机动车、自行车等商品与引证商标二核定使用的第7类洗衣机商品，引证商标三核定使用的第11类热水器、电饮具等商品跨类较大、行业特征区别明显。被异议商标的注册使用不会误导公众，进而损害申请人利益，因此，被异议商标的注册并未违反《商标法》第十三条第三款的规定。
针对焦点问题三，首先，虽然原异议人提交的鲁作登字-2012-F-08048号《作品登记证书》可以证明，原异议人对“小鸭”形象标识图形美术作品享有在先著作权。但争议商标与原异议人主张享有在先著作权的图形作品，在设计风格、表现形式等方面区别较大，未构成相同或实质性近似。故原异议人关于争议商标的注册损害其在先著作权，从而违反《商标法》第三十二条规定的主张，缺乏事实依据，我局不予支持。
针对焦点问题四，原异议人提交的证据4可以证明，在被异议商标申请注册之前，原异议人“小鸭”商标在洗衣机等商品上经使用宣传已具有较高知名度。据原异议人提交的营业执照可以证明，其成立时间为1994年。原异议人提交的证据5中的济南圣吉奥实业有限公司等企业信息可以证明，被异议商标原注册人、原被异议人及本案申请人为其关联企业，成立时间均晚于原异议人成立时间，且企业地址与原异议人地址同处于山东济南。鉴于原异议人“小鸭”商标在洗衣机商品上的高知名度，与原异议人处于同一地区的被异议商标原注册人、原被异议人及本案申请人应当知晓。被异议商标表现为卡通造型的小鸭图形，其与原异议人高知名度的“小鸭”商标所指事物相同，且被异议商标原注册人、原被异议人及本案申请人亦同处山东济南，故易使相关公众将被异议商标与原异议人产生关联联想。被异议商标原注册人注册被异议商标的行为，难谓善意与巧合。此外，据查明事实3可知，申请人名下还有第6261090号“小鸭呱呱呱”商标、第11675678号“小鸭公主”商标、第18791959号“小鸭顶呱呱电器”商标等多枚包含原异议人高知名度的“小鸭”商标文字的商标。综合考虑上述情形，可以认定被异议商标原注册人、原被异议人及本案申请人申请注册、转让、受让被异议商标的行为具有明显的复制、抄袭及摹仿他人高知名度商标的故意，具有不正当利用原异议人商标以营利为目的，该类抢注行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则。综上，被异议商标的注册构成了“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形，从而违反《商标法》第四十四条第一款的规定。
此外，尚无证据证明被异议商标属于《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形，原异议人该项主张我局不予支持。原异议人关于被异议商标的注册违反《商标法》第五十七条第二款规定的主张，不属于本案评审范围，原异议人可另案主张。
综上，申请人所提复审理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十五条第三款、第三十六条、第四十四条第一款的规定，我局决定如下：
被异议商标在复审商品上不予核准注册。
申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
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