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第13638532号图形商标不予注册复审决定书
发布于 2020-02-26 17:03 阅读（）
申请人因第13638532号图形商标（以下称被异议商标）异议一案，不服商标局(2017)商标异字第0000001703号不予注册决定，于2017年03月02日向我委申请复审。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。
商标局不予注册决定认为，被异议商标指定使用的商品与原异议人引证在先注册的第3162509号“哆啦A梦及图”、第3162425号“DORAEMON及图”、第5227141号“图形”商标（以下分别称引证商标一、二、三）核定使用核定使用的商品在功能、用途等方面存在一定区别，不属于类似商品，故双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标。被异议商标与原异议人引证在先注册的第929414号“哆啦A梦”商标及国际注册第764360号“DORAEMON及图”商标（以下分别称引证商标四、五）在商标构成、整体外观上差异明显，未构成近似商标，故双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标。本案中，原异议人提供的经公证的“FUJIKO.F.FUJIO.PRO Co.,Ltd”对《哆啦A梦（机器猫）》作品享有版权的声明、公证及翻译复印件、原异议人在中国使用《哆啦A梦（机器猫）》相关权利的授权书及翻译复印件、有关《哆啦A梦（机器猫）》作品的报纸、媒体报道复印件等证据可以证明：漫画作品《哆啦A梦（机器猫）》是FUJIKO.F.FUJIO PRO Co.,Ltd在先依法享有著作权的作品，并于1969年在日本公开发表。原异议人经著作权人合法授权，于被异议商标申请日之前已将上述漫画作品卡通形象作为商标在我国于多类商品及服务上获准注册。被异议商标“图形”与原异议人引证的上述漫画作品中的卡通形象造型特征、视觉效果相像，故申请人申请注册被异议商标已构成对他人在先著作权的侵犯。遂依据《商标法》第三十二条、第三十五条的规定，决定第13638532号“图形”商标不予注册。
申请人复审的主要理由：被异议商标与引证商标一至五未构成类似商品上的近似商标。被异议商标与原异议人在先美术作品未构成实质性近似，并未构成对其在先著作权的侵犯。被异议商标并未违反《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项、第七条、第四十四条第一款等的规定。请求对被异议商标予以核准注册。
申请人向我委提交了以下主要证据：作品登记证书；不予注册决定书。
我委向原异议人寄送的答辩通知被邮局退回，我委通过《商标公告》进行了公告送达，原异议人在规定期限内未予答辩。
为进一步查明案件事实，我委调取了原异议人在商标局阶段提交的异议申请书及相关证据材料。原异议人提出以下主要异议理由： 原异议人是中国大陆唯一经过授权使用《哆啦A梦（机器猫）》形象、名称等权利的合法权利人，并且经授权有权处理相关法律事务。被异议商标侵犯了《哆啦A梦（机器猫）》的在先著作权。被异议商标与引证商标一至五已构成使用在相同或类似商品上的近似商标，容易导致相关公众的混淆、误认。申请人摹仿原异议人的引证商标，具有牟取非法利益、进行不正当竞争的主观恶意，违反了诚实信用原则。被异议商标具有欺骗性，其注册和使用会造成不良影响，违反《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项的规定。请求依据《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第三十条、第三十二条、第三十三条、第四十四条的相关规定，不予核准被异议商标的注册。
原异议人提交了以下主要证据：“哆啦A梦”系列商标许可使用备案通知书；相关注册证及公证认证、周年申报表公证认证手续及其翻译件；国际影业有限公司简介及公证认证手续复印件及其翻译件；相关证明及公证认证手续及翻译件；相关授权书及其公证认证手续及翻译件；原异议人一方与他人签订的版权授权文件及其公证认证手续及翻译件；电视媒体对《哆啦A梦》的播出情况；原异议人部分商标注册证及“小叮当”商标在台湾的注册证；部分“哆啦A梦”使用和宣传资料；有关“哆啦A梦”的部分报纸、媒体宣传报道及其公证认证手续；授权合同及产品实物照片；“哆啦A梦”简介；“哆啦A梦”漫画书；相关裁定；其他相关的证据材料。
经审理查明:1、被异议商标由申请人于2013年11月29日申请注册，指定使用在第25类童装等商品上，经初步审定公告后，被本案原异议人提起异议。
2、引证商标一至五均为在先有效的商标，均核定使用在第25类商品上。其中引证商标一至三所有人系国际影业有限公司，引证商标四所有人系株式会社小学馆，引证商标五所有人系KABUSHIKI KAISHA SHOGAKUKAN SHUEISHA。
我委认为，《商标法》第七条为原则性条款，该条款相关规定的立法精神已在我国《商标法》具体条文中有所体现，因此，我委将适用《商标法》的具体规定对本案进行评审。根据当事人理由及我委查明事实，我委对本案审理如下：
关于被异议商标与引证商标一至五是否构成使用在相同或类似商品上的近似商标。依据《商标法》第三十三条的相关规定，依据《商标法》第十三条第二款、第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条对已经初步审定的商标提起异议的需是在先权利人或利害关系人，具体到本案，引证商标一至三所有人系国际影业有限公司，根据原异议人提交的在案证据可知国际影业有限公司已授权艾影（上海）商贸有限公司，即本案原异议人，在中国大陆地区使用电视剧“哆啦A梦”的名称、标记、设计、标识、商标、肖像、视觉表现、衍生形象的推广和商品化权利，期限为2015年1月1日至2017年12月31日，且引证商标二已许可本案原异议人使用，许可期限是2014年6月15日至2024年4月20日。因此，本案原异议人属于《商标法》规定的利害关系人。其次原异议称引证商标四、五所有人为其关联企业，但其未提交相关的证据对此予以证明，故其并非引证商标四、五的利害关系人。争议商标的图形与引证一、二的图形部分及引证商标三的图形在构图元素、表现形式、视觉效果等方面相近，且所指事物相同，争议商标与引证商标一、二、三已构成近似商标。争议商标指定使用的婴儿全套衣等商品与引证商标一核定使用的游泳衣等商品、与引证商标二核定使用的雨衣等商品及引证商标三核定使用的雨衣等商品均属于日常生活消耗品，在销售渠道、销售领域、消费对象等方面相同或具有较大的关联性，考虑到引证商标一至三已在先注册，且“哆啦A梦”及相关图形等具有较高知名度，加之，申请人除申请注册本案被异议商标外，还申请注册了多个与“哆啦A梦”图形相同或近似的商标，申请人亦未作出合理解释，其主观意图难谓正当。因此，争议商标与引证商标一、二、三同时并存使用在婴儿全套衣等密切关联商品上，容易使相关公众认为是系列商标或存在关联性联想，进而混淆商品来源，故争议商标与引证商标一至三已构成《商标法》第三十条所指的使用在相同或类似商品上的近似商标。
原异议人在异议申请书理由中称被异议商标构成对其著作权的侵犯。首先，根据在案证据可知，本案原异议人经授权为“哆啦A梦”（英文名称为“DORAEMON”）漫画及动画作品的利害关系人。故其属于《商标法》第三十三条所指的利害关系人。其次，本案中原异议人提供了“哆啦A梦”作者的声明，以及“哆啦A梦”早于被异议商标申请日公开发表的证据材料，在无相反证据的情况下，可以认定“哆啦A梦”的作者为伊藤善章先生以及FUJIKO.F.FUJIO.PRO有限公司为该作品的著作权人。且作品发表地日本与我国均为伯尔尼公约成员国，该作品在先著作权应受我国法律保护。再次，被异议商标中的图形与“哆啦A梦”卡通作品中的主要角色“哆啦A梦（机器猫）”（英文名称为“DORAEMON”）的主体特征、设计细节极为相近，已构成实质性相似。最后，原异议人提交的证据可以证明其主张的有关作品在被异议商标注册申请日之前已在中国大陆地区广泛传播，申请人完全有可能接触到该作品，其申请注册被异议商标的行为难谓正当。综上，被异议商标的申请注册损害了他人在先著作权，构成了《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先权利”所指情形。
关于争议商标的注册是否构成《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项规定之情形。本案中，尚无充分证据证明被异议商标带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认，故被异议商标的注册未构成《商标法》第十条第一款第（七）项规定之情形。《商标法》第十条第一款第（八）项规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用，其中，“社会主义道德风尚”是指我国人民共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯，“其他不良影响”是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。本案中，被异议商标图形本身并无有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的情形，故被异议商标的注册未构成《商标法》第十条第一款第（八）项规定之情形。
被异议商标的注册是否构成《商标法》第四十四条第一款 “以欺骗手段或者其他不正当手段”取得商标注册之规定。该条规定是指，系争商标注册人在申请注册商标的时候，采取了向商标行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证据文件，以骗取商标注册行为；或者以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。本案中，被异议商标的注册不属于上述情形，故我委对此不予支持。
申请人原异议人所提其他理由因缺乏事实依据，我委不予支持。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十二条、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我委决定如下：
被异议商标不予核准注册。
申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
商标局不予注册决定认为，被异议商标指定使用的商品与原异议人引证在先注册的第3162509号“哆啦A梦及图”、第3162425号“DORAEMON及图”、第5227141号“图形”商标（以下分别称引证商标一、二、三）核定使用核定使用的商品在功能、用途等方面存在一定区别，不属于类似商品，故双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标。被异议商标与原异议人引证在先注册的第929414号“哆啦A梦”商标及国际注册第764360号“DORAEMON及图”商标（以下分别称引证商标四、五）在商标构成、整体外观上差异明显，未构成近似商标，故双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标。本案中，原异议人提供的经公证的“FUJIKO.F.FUJIO.PRO Co.,Ltd”对《哆啦A梦（机器猫）》作品享有版权的声明、公证及翻译复印件、原异议人在中国使用《哆啦A梦（机器猫）》相关权利的授权书及翻译复印件、有关《哆啦A梦（机器猫）》作品的报纸、媒体报道复印件等证据可以证明：漫画作品《哆啦A梦（机器猫）》是FUJIKO.F.FUJIO PRO Co.,Ltd在先依法享有著作权的作品，并于1969年在日本公开发表。原异议人经著作权人合法授权，于被异议商标申请日之前已将上述漫画作品卡通形象作为商标在我国于多类商品及服务上获准注册。被异议商标“图形”与原异议人引证的上述漫画作品中的卡通形象造型特征、视觉效果相像，故申请人申请注册被异议商标已构成对他人在先著作权的侵犯。遂依据《商标法》第三十二条、第三十五条的规定，决定第13638532号“图形”商标不予注册。
申请人复审的主要理由：被异议商标与引证商标一至五未构成类似商品上的近似商标。被异议商标与原异议人在先美术作品未构成实质性近似，并未构成对其在先著作权的侵犯。被异议商标并未违反《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项、第七条、第四十四条第一款等的规定。请求对被异议商标予以核准注册。
申请人向我委提交了以下主要证据：作品登记证书；不予注册决定书。
我委向原异议人寄送的答辩通知被邮局退回，我委通过《商标公告》进行了公告送达，原异议人在规定期限内未予答辩。
为进一步查明案件事实，我委调取了原异议人在商标局阶段提交的异议申请书及相关证据材料。原异议人提出以下主要异议理由： 原异议人是中国大陆唯一经过授权使用《哆啦A梦（机器猫）》形象、名称等权利的合法权利人，并且经授权有权处理相关法律事务。被异议商标侵犯了《哆啦A梦（机器猫）》的在先著作权。被异议商标与引证商标一至五已构成使用在相同或类似商品上的近似商标，容易导致相关公众的混淆、误认。申请人摹仿原异议人的引证商标，具有牟取非法利益、进行不正当竞争的主观恶意，违反了诚实信用原则。被异议商标具有欺骗性，其注册和使用会造成不良影响，违反《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项的规定。请求依据《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第三十条、第三十二条、第三十三条、第四十四条的相关规定，不予核准被异议商标的注册。
原异议人提交了以下主要证据：“哆啦A梦”系列商标许可使用备案通知书；相关注册证及公证认证、周年申报表公证认证手续及其翻译件；国际影业有限公司简介及公证认证手续复印件及其翻译件；相关证明及公证认证手续及翻译件；相关授权书及其公证认证手续及翻译件；原异议人一方与他人签订的版权授权文件及其公证认证手续及翻译件；电视媒体对《哆啦A梦》的播出情况；原异议人部分商标注册证及“小叮当”商标在台湾的注册证；部分“哆啦A梦”使用和宣传资料；有关“哆啦A梦”的部分报纸、媒体宣传报道及其公证认证手续；授权合同及产品实物照片；“哆啦A梦”简介；“哆啦A梦”漫画书；相关裁定；其他相关的证据材料。
经审理查明:1、被异议商标由申请人于2013年11月29日申请注册，指定使用在第25类童装等商品上，经初步审定公告后，被本案原异议人提起异议。
2、引证商标一至五均为在先有效的商标，均核定使用在第25类商品上。其中引证商标一至三所有人系国际影业有限公司，引证商标四所有人系株式会社小学馆，引证商标五所有人系KABUSHIKI KAISHA SHOGAKUKAN SHUEISHA。
我委认为，《商标法》第七条为原则性条款，该条款相关规定的立法精神已在我国《商标法》具体条文中有所体现，因此，我委将适用《商标法》的具体规定对本案进行评审。根据当事人理由及我委查明事实，我委对本案审理如下：
关于被异议商标与引证商标一至五是否构成使用在相同或类似商品上的近似商标。依据《商标法》第三十三条的相关规定，依据《商标法》第十三条第二款、第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条对已经初步审定的商标提起异议的需是在先权利人或利害关系人，具体到本案，引证商标一至三所有人系国际影业有限公司，根据原异议人提交的在案证据可知国际影业有限公司已授权艾影（上海）商贸有限公司，即本案原异议人，在中国大陆地区使用电视剧“哆啦A梦”的名称、标记、设计、标识、商标、肖像、视觉表现、衍生形象的推广和商品化权利，期限为2015年1月1日至2017年12月31日，且引证商标二已许可本案原异议人使用，许可期限是2014年6月15日至2024年4月20日。因此，本案原异议人属于《商标法》规定的利害关系人。其次原异议称引证商标四、五所有人为其关联企业，但其未提交相关的证据对此予以证明，故其并非引证商标四、五的利害关系人。争议商标的图形与引证一、二的图形部分及引证商标三的图形在构图元素、表现形式、视觉效果等方面相近，且所指事物相同，争议商标与引证商标一、二、三已构成近似商标。争议商标指定使用的婴儿全套衣等商品与引证商标一核定使用的游泳衣等商品、与引证商标二核定使用的雨衣等商品及引证商标三核定使用的雨衣等商品均属于日常生活消耗品，在销售渠道、销售领域、消费对象等方面相同或具有较大的关联性，考虑到引证商标一至三已在先注册，且“哆啦A梦”及相关图形等具有较高知名度，加之，申请人除申请注册本案被异议商标外，还申请注册了多个与“哆啦A梦”图形相同或近似的商标，申请人亦未作出合理解释，其主观意图难谓正当。因此，争议商标与引证商标一、二、三同时并存使用在婴儿全套衣等密切关联商品上，容易使相关公众认为是系列商标或存在关联性联想，进而混淆商品来源，故争议商标与引证商标一至三已构成《商标法》第三十条所指的使用在相同或类似商品上的近似商标。
原异议人在异议申请书理由中称被异议商标构成对其著作权的侵犯。首先，根据在案证据可知，本案原异议人经授权为“哆啦A梦”（英文名称为“DORAEMON”）漫画及动画作品的利害关系人。故其属于《商标法》第三十三条所指的利害关系人。其次，本案中原异议人提供了“哆啦A梦”作者的声明，以及“哆啦A梦”早于被异议商标申请日公开发表的证据材料，在无相反证据的情况下，可以认定“哆啦A梦”的作者为伊藤善章先生以及FUJIKO.F.FUJIO.PRO有限公司为该作品的著作权人。且作品发表地日本与我国均为伯尔尼公约成员国，该作品在先著作权应受我国法律保护。再次，被异议商标中的图形与“哆啦A梦”卡通作品中的主要角色“哆啦A梦（机器猫）”（英文名称为“DORAEMON”）的主体特征、设计细节极为相近，已构成实质性相似。最后，原异议人提交的证据可以证明其主张的有关作品在被异议商标注册申请日之前已在中国大陆地区广泛传播，申请人完全有可能接触到该作品，其申请注册被异议商标的行为难谓正当。综上，被异议商标的申请注册损害了他人在先著作权，构成了《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先权利”所指情形。
关于争议商标的注册是否构成《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项规定之情形。本案中，尚无充分证据证明被异议商标带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认，故被异议商标的注册未构成《商标法》第十条第一款第（七）项规定之情形。《商标法》第十条第一款第（八）项规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用，其中，“社会主义道德风尚”是指我国人民共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯，“其他不良影响”是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。本案中，被异议商标图形本身并无有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的情形，故被异议商标的注册未构成《商标法》第十条第一款第（八）项规定之情形。
被异议商标的注册是否构成《商标法》第四十四条第一款 “以欺骗手段或者其他不正当手段”取得商标注册之规定。该条规定是指，系争商标注册人在申请注册商标的时候，采取了向商标行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证据文件，以骗取商标注册行为；或者以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。本案中，被异议商标的注册不属于上述情形，故我委对此不予支持。
申请人原异议人所提其他理由因缺乏事实依据，我委不予支持。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十二条、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我委决定如下：
被异议商标不予核准注册。
申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
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