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第15458760号“OT及图”商标不予注册复审决定书
发布于 2020-02-24 14:54 阅读（）
申请人因第15458760号“OT及图”商标（以下称被异议商标）异议一案，不服商标局(2017)商标异字第0000015986号不予注册决定，于2017年05月22日向我委申请复审。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。
原异议人在异议阶段的主要理由：一、“OT及图形”美术作品为马克•波登（MARK BUDDEN）受原异议人委托，于2004年1月2日于印度尼西亚首都雅加达创作完成。根据作者签署的权利归属声明，该美术作品的一切权利（包括但不限于著作权）及利益均有原异议人享有。因此，原异议人为上述美术作品的真正所有人，拥有对上述美术作品的著作权。被异议商标与原异议人享有著作权的美术作品高度近似，损害了原异议人的在先著作权。二、原异议人于2004年4月1日正式将“OT及图”投入市场使用，并经过长期广泛地宣传和使用在被异议商标申请日期之前即获得一定的知名度和影响力。被异议商标是对原异议人已经使用并有一定知名度的商标的抢注。三、申请人及其关联公司将原异议人享有著作权的“OT及图形”使用在与原异议人使用的商品相同或类似的商品上，并抄袭摹仿原异议人的产品外包装。申请人的行为不仅损害了原异议人的在先权利，而且误导消费者。因此，申请人申请注册被异议商标，主观上存在抄袭摹仿原异议人在先的版权作品和知名商标以牟取不正当利益的主观恶意。综上，原异议人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条、第十条第一款第（八）项、第三十二条、第四十四条、第四十五条的相关规定，对被异议商标不予核准注册。
原异议人向商标局提交了以下主要证据（复印件）：
1、“OT及图”的作品说明及创意介绍；
2、马克•波登出具的权利归属声明及翻译；
3、中华人民共和国国家版权局出具的“OT及图”的著作权登记证书公证件；
4、原异议人产品自2003年至2012年获得的各种奖项证书及翻译；
5、印度尼西亚杂志对于原异议人及其品牌“OT及图 Formula”的相关报道剪页及翻译；
6、原异议人提供的“OT及图 Formula”产品在各大电视台的广告投入资金量及收视率统计；
7、原异议人的“OT及图”产品销售合同、账单及翻译；
8、原异议人在印尼注册的“OT及图”商标注册证、商标续展证明及翻译；
9、相关在先裁定；
10、原异议人与澳拓普利玛阿巴迪公司签订的“OT及图”商标的许可使用协议；
11、被许可使用人（澳拓普利玛阿巴迪公司）在中国使用“OT及图”商标的证据。
商标局不予注册决定认为，被异议商标“QT及图”指定使用商品为第21类“牙刷、梳、牙线”等。原异议人称被异议商标的注册侵犯其在先著作权，并提供了其主体资格证明文件复印件、经公证的《OT标志》美术作品著作权登记证书复印件、创作人声明及译文、原异议人获奖证书复印件、含有被异议商标的原异议人宣传报道情况和销售合同、发票复印件等证据材料，上述证据材料可以证明：在被异议商标申请注册前，原异议人已将美术作品《OT标志》公开发表并使用，原异议人享有该美术作品的著作权，其在中国登记的编号为2011-F-030331。被异议商标与原异议人上述美术作品在文字、图形构成、造型特征、整体视觉效果等方面差异细微，已构成实质性相似，故被异议商标已构成对原异议人在先著作权的侵害。依据《商标法》第三十二条的规定，不予核准被异议商标注册。
申请人复审的主要理由：1、《OT标识》的发表日期晚于被异议商标的申请注册日，且原异议人创作完成的《OT标识》不具有独创性，不能构成美术作品，原异议人并不享有在先著作权，被异议商标的注册并未违反《商标法》第三十二条的规定。2、在被异议商标申请注册前，《OT标识》并未在申请人所在地宣传、使用，申请人对该图形没有接触的可能性。3、被异议商标经过申请人多年的使用已具有较高的知名度，不会造成消费者的混淆误认。综上，请求核准被异议商标注册。
申请人向我委提交了以下主要证据（均为复印件）：1、含有“OT”的商标档案信息。2、在先含有老人头图形的商标档案信息。3、使用说明。4、申请人取得的外观设计专利证书。5、申请人名下商标档案信息。
原异议人向我委提交了参与本案审理的意见。
经审理查明：
1、被异议商标由申请人于2014年10月8日提出注册申请，在第21类刷制品、牙线等商品上经初步审定并公告后被本案原异议人提出异议。商标局决定被异议商标不予核准注册。
以上事实由商标档案在案佐证。
2、“OT及图标志”由原异议人委托设计师Mark Budden（马克.波登）设计而成，该作品的著作权由原异议人享有。
3、中华人民共和国国家版权局第2011-F-030331号《著作权登记证书》显示：“OT标志”美术作品的登记时间为2011年05月05日，创作完成时间为2004年1月2日，首次发表时间为2004年4月1日，作者：Mark Budden，著作权人：BLISSFUL CENTANY INTERNATIONAL LIMITED。
4、原异议人的“OT及图”商标于2005在印度尼西亚共和国进行了商标注册。上述商标所涉及图形与原异议人提交的著作权登记证书中所涉及作品图形一致。
5、2005-2008年，印度尼西亚的《Cita Cinta》、《SWA》、《Femina》杂志对原异议人的“OT及图”商标进行了宣传。
以上事实有原异议人提交的证据2、3、5、8在案证据予以佐证。
我委认为，《商标法》第七条为总则性条款，其规定的立法精神已体现在《商标法》其他具体条款中。根据申请人的评审理由、商标局的决定及在案证据，本案的焦点问题可归纳为：一、被异议商标的申请注册是否违反《商标法》第三十二条关于不得损害他人现有的在先权利中的著作权的规定。二、被异议商标的申请注册是否违反《商标法》第三十二条不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的规定。
关于焦点问题一，我委认为，《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”中所指的“在先权利”是指除商标权以外的其他权利，包括著作权。本案涉及的“OT图形”美术作品由两个实心的圆圈组合构成，在两个圆圈内分别包含一个老人头形象和两个相互连接的英文字母O和T。该作品整体设计新颖且具有较强的独创性，属于我国《著作权法》所保护的美术作品。根据我委查明的事实3可知，原异议人对上述作品进行著作权登记的时间为2011年05月05日，早于被异议商标申请注册日，该证书上显示的作品创作完成时间为2004年，结合我委查明的事实2、4、5可知，“OT及图标志”由原异议人委托Mark Budden设计而成，该作品的著作权由原异议人享有，并且原异议人已于被异议商标申请日之前通过商标注册、杂志宣传等方式公开使用了该作品，故可以认定原异议人对上述作品享有在先著作权。被异议商标与原异议人的上述美术作品在表现形式上基本相同，在文字构成、图形组合、造型特征、整体视觉效果等方面差异细微，二者已构成实质性相近。因此，在未得到著作权人许可的情况下，申请人将原异议人享有著作权的作品作为被异议商标进行申请注册的行为损害了原异议人的在先著作权，违反了《中华人民共和国商标法》第三十二条的规定。
关于焦点问题二，我委认为，《商标法》第三十二条对于在先使用商标的保护是以该商标在系争商标的注册申请日之前已经在与系争商标使用的商品或服务相同或与之相类似的商品或服务上使用，并在相关公众中具有一定知名度为基本事实依据。本案中，综合原异议人提交的在案证据不足以证明通过宣传、使用，原异议人的“OT及图”商标在中国相关公众中，在与“牙刷、电动牙刷”等商品相同或相类似的商品上已经使用并具有一定知名度。因此，原异议人关于被异议商标系以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的主张缺乏事实依据，我委不予支持。
另，原异议人称被异议商标的注册违反了《商标法》第十条第一款第（八）项和第四十四条第一款规定的主张，缺乏事实依据，我委不予支持。
综上，申请人所提复审理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十二条、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我委决定如下：
被异议商标不予核准注册。
申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
原异议人在异议阶段的主要理由：一、“OT及图形”美术作品为马克•波登（MARK BUDDEN）受原异议人委托，于2004年1月2日于印度尼西亚首都雅加达创作完成。根据作者签署的权利归属声明，该美术作品的一切权利（包括但不限于著作权）及利益均有原异议人享有。因此，原异议人为上述美术作品的真正所有人，拥有对上述美术作品的著作权。被异议商标与原异议人享有著作权的美术作品高度近似，损害了原异议人的在先著作权。二、原异议人于2004年4月1日正式将“OT及图”投入市场使用，并经过长期广泛地宣传和使用在被异议商标申请日期之前即获得一定的知名度和影响力。被异议商标是对原异议人已经使用并有一定知名度的商标的抢注。三、申请人及其关联公司将原异议人享有著作权的“OT及图形”使用在与原异议人使用的商品相同或类似的商品上，并抄袭摹仿原异议人的产品外包装。申请人的行为不仅损害了原异议人的在先权利，而且误导消费者。因此，申请人申请注册被异议商标，主观上存在抄袭摹仿原异议人在先的版权作品和知名商标以牟取不正当利益的主观恶意。综上，原异议人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条、第十条第一款第（八）项、第三十二条、第四十四条、第四十五条的相关规定，对被异议商标不予核准注册。
原异议人向商标局提交了以下主要证据（复印件）：
1、“OT及图”的作品说明及创意介绍；
2、马克•波登出具的权利归属声明及翻译；
3、中华人民共和国国家版权局出具的“OT及图”的著作权登记证书公证件；
4、原异议人产品自2003年至2012年获得的各种奖项证书及翻译；
5、印度尼西亚杂志对于原异议人及其品牌“OT及图 Formula”的相关报道剪页及翻译；
6、原异议人提供的“OT及图 Formula”产品在各大电视台的广告投入资金量及收视率统计；
7、原异议人的“OT及图”产品销售合同、账单及翻译；
8、原异议人在印尼注册的“OT及图”商标注册证、商标续展证明及翻译；
9、相关在先裁定；
10、原异议人与澳拓普利玛阿巴迪公司签订的“OT及图”商标的许可使用协议；
11、被许可使用人（澳拓普利玛阿巴迪公司）在中国使用“OT及图”商标的证据。
商标局不予注册决定认为，被异议商标“QT及图”指定使用商品为第21类“牙刷、梳、牙线”等。原异议人称被异议商标的注册侵犯其在先著作权，并提供了其主体资格证明文件复印件、经公证的《OT标志》美术作品著作权登记证书复印件、创作人声明及译文、原异议人获奖证书复印件、含有被异议商标的原异议人宣传报道情况和销售合同、发票复印件等证据材料，上述证据材料可以证明：在被异议商标申请注册前，原异议人已将美术作品《OT标志》公开发表并使用，原异议人享有该美术作品的著作权，其在中国登记的编号为2011-F-030331。被异议商标与原异议人上述美术作品在文字、图形构成、造型特征、整体视觉效果等方面差异细微，已构成实质性相似，故被异议商标已构成对原异议人在先著作权的侵害。依据《商标法》第三十二条的规定，不予核准被异议商标注册。
申请人复审的主要理由：1、《OT标识》的发表日期晚于被异议商标的申请注册日，且原异议人创作完成的《OT标识》不具有独创性，不能构成美术作品，原异议人并不享有在先著作权，被异议商标的注册并未违反《商标法》第三十二条的规定。2、在被异议商标申请注册前，《OT标识》并未在申请人所在地宣传、使用，申请人对该图形没有接触的可能性。3、被异议商标经过申请人多年的使用已具有较高的知名度，不会造成消费者的混淆误认。综上，请求核准被异议商标注册。
申请人向我委提交了以下主要证据（均为复印件）：1、含有“OT”的商标档案信息。2、在先含有老人头图形的商标档案信息。3、使用说明。4、申请人取得的外观设计专利证书。5、申请人名下商标档案信息。
原异议人向我委提交了参与本案审理的意见。
经审理查明：
1、被异议商标由申请人于2014年10月8日提出注册申请，在第21类刷制品、牙线等商品上经初步审定并公告后被本案原异议人提出异议。商标局决定被异议商标不予核准注册。
以上事实由商标档案在案佐证。
2、“OT及图标志”由原异议人委托设计师Mark Budden（马克.波登）设计而成，该作品的著作权由原异议人享有。
3、中华人民共和国国家版权局第2011-F-030331号《著作权登记证书》显示：“OT标志”美术作品的登记时间为2011年05月05日，创作完成时间为2004年1月2日，首次发表时间为2004年4月1日，作者：Mark Budden，著作权人：BLISSFUL CENTANY INTERNATIONAL LIMITED。
4、原异议人的“OT及图”商标于2005在印度尼西亚共和国进行了商标注册。上述商标所涉及图形与原异议人提交的著作权登记证书中所涉及作品图形一致。
5、2005-2008年，印度尼西亚的《Cita Cinta》、《SWA》、《Femina》杂志对原异议人的“OT及图”商标进行了宣传。
以上事实有原异议人提交的证据2、3、5、8在案证据予以佐证。
我委认为，《商标法》第七条为总则性条款，其规定的立法精神已体现在《商标法》其他具体条款中。根据申请人的评审理由、商标局的决定及在案证据，本案的焦点问题可归纳为：一、被异议商标的申请注册是否违反《商标法》第三十二条关于不得损害他人现有的在先权利中的著作权的规定。二、被异议商标的申请注册是否违反《商标法》第三十二条不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的规定。
关于焦点问题一，我委认为，《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”中所指的“在先权利”是指除商标权以外的其他权利，包括著作权。本案涉及的“OT图形”美术作品由两个实心的圆圈组合构成，在两个圆圈内分别包含一个老人头形象和两个相互连接的英文字母O和T。该作品整体设计新颖且具有较强的独创性，属于我国《著作权法》所保护的美术作品。根据我委查明的事实3可知，原异议人对上述作品进行著作权登记的时间为2011年05月05日，早于被异议商标申请注册日，该证书上显示的作品创作完成时间为2004年，结合我委查明的事实2、4、5可知，“OT及图标志”由原异议人委托Mark Budden设计而成，该作品的著作权由原异议人享有，并且原异议人已于被异议商标申请日之前通过商标注册、杂志宣传等方式公开使用了该作品，故可以认定原异议人对上述作品享有在先著作权。被异议商标与原异议人的上述美术作品在表现形式上基本相同，在文字构成、图形组合、造型特征、整体视觉效果等方面差异细微，二者已构成实质性相近。因此，在未得到著作权人许可的情况下，申请人将原异议人享有著作权的作品作为被异议商标进行申请注册的行为损害了原异议人的在先著作权，违反了《中华人民共和国商标法》第三十二条的规定。
关于焦点问题二，我委认为，《商标法》第三十二条对于在先使用商标的保护是以该商标在系争商标的注册申请日之前已经在与系争商标使用的商品或服务相同或与之相类似的商品或服务上使用，并在相关公众中具有一定知名度为基本事实依据。本案中，综合原异议人提交的在案证据不足以证明通过宣传、使用，原异议人的“OT及图”商标在中国相关公众中，在与“牙刷、电动牙刷”等商品相同或相类似的商品上已经使用并具有一定知名度。因此，原异议人关于被异议商标系以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的主张缺乏事实依据，我委不予支持。
另，原异议人称被异议商标的注册违反了《商标法》第十条第一款第（八）项和第四十四条第一款规定的主张，缺乏事实依据，我委不予支持。
综上，申请人所提复审理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十二条、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我委决定如下：
被异议商标不予核准注册。
申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
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