裁判要旨

 

 

 

《专利法》第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，或者对说明书中记载的不同的技术方案进行组合，致使所属领域技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无异议地确定，那么这种修改将不被允许。

 

 

 

案情摘要

 

 

 

 

原告：成都植源机械科技有限公司（简称植源公司）

 

 

 

原告植源公司因发明专利驳回复审行政纠纷一案，不服被告国家知识产权局于2020年3月17日作出的第206236号复审请求审查决定，于法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。被诉决定系被告针对原告就申请号为201611044305.8、名称为“一种高压自紧式法兰”的发明专利申请所提复审请求而作出的。该决定认定：本申请在权利要求1中增加了特征“β＜α”，然而，上述增加的特征并未记载在原说明书和权利要求中，也不能由原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无异议地确定，即上述修改超出了原说明书记载的范围，不符合《专利法》第三十三条的规定，据此维持国家知识产权局于2018年11月5日对本申请作出的驳回决定。

 

 

 

本案中，原告在提出复审请求时，在本申请权利要求1中增加了特征“β＜α”，主张上述修改可对应于本申请说明书中所记载的相关内容，以通过T形环的唇部与套节的密封锥面越贴越紧，实现说明书记载的“压力越高，自紧密封性能越好”的有益效果。北京知识产权法院审理后认为，对于本申请的技术方案而言，当加大螺栓预警力度使T形密封环的筋部与套节之间紧密贴合后，即实现本申请说明书中所述“安装完成后两套节4的端面与密封环的筋部紧密接触”的状态后，只有当“β＜α”时，才能实现本申请说明书记载的技术效果，本领域技术人员对于“β＜α”这一修改时增加的技术特征，可以由原说明书和权利要求书所记载的内容直接地毫无疑义地确定，该修改符合《专利法》第三十三条的规定，被告对此认定错误。综上，北京知识产权法院判决撤销被诉决定，由国家知识产权局重新作出复审请求审查决定。

 

 

 

北京高沃律师事务所律所律师作为原告植源公司的代理人，参与本案一审诉讼。

 

 

 

典型意义

 

 

 

专利申请人的修改依据包括两方面：一是原说明书和权利要求书文字记载的内容；二是根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

 

 

 

“原说明书和权利要求书记载的范围”，应该从所属领域普通技术人员角度出发，以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。凡是原说明书和权利要求书已经披露的技术内容，都应理解为属于原说明书和权利要求书记载的范围。既要防止对记载的范围作过宽解释，乃至涵盖了申请人在原说明书和权利要求书中未公开的技术内容；又要防止对记载的范围作过窄解释，对申请人在原说明书和权利要求书中已披露的技术内容置之不顾。从这一角度出发，原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容：一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容；二是所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容。与上述内容相比，如果修改后的专利申请文件未引入新的技术内容，则可认定对该专利申请文件的修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围。

 

 

 

在目前《专利法》第三十三条的实际运用中，主流观点认为，根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容，包括通过综合原说明书及附图和权利要求书可以推导出的内容；且最高人民法院将其明确限定为“直接、明确地”推导出的内容。而对于“直接、明确推导出的内容”，应理解为结合本领域公知常识经过简单推理即可得出的内容。如果某一内容需要本领域技术人员在原始申请文件的基础上通过大量实验或者复杂的逻辑推理等方式进行证明后才能得出，则应不属于上述“直接、明确推导出的内容”。