要旨

1.商标专用权和禁用权通常系同时形成，但因经过商标异议程序获准注册的商标禁用权的取得时间为准予注册决定作出之日，故商标权人此时不能根据商标专用权起算时间主张禁用权。

 

2.商标权、知名商品特有装潢权分属不同的知识产权权利类型，二者在构成要件、形成时间、权利客体、保护范围及期限、司法保护强度等方面均不一致，商标获准注册前已在先形成并持续多年的知名商品特有装潢权利延及商标获准注册之后，权利人可同时享有在先形成的知名商品特有装潢权和商标权。

 

3.法定赔偿数额的确定取决于对权利主体、权利客体因素及侵权主体、侵权行为因素的综合考量。对于上述因素均属很高层级的，可以选择法定最高赔偿数额，以给权利人提供充分的司法救济。

 

01

案号

一审案号：杭州铁路运输法院（2016）浙8601民初296号

 

二审案号：杭州市中级人民法院（2017）浙01民终3893号

 

02

案情

原告：新百伦贸易（中国）有限公司（以下简称新百伦贸易公司）

 

被告：新百伦（中国）体育用品有限公司（以下简称新百伦体育公司）

 

被告：琪尔特股份有限公司（以下简称琪尔特公司）

 

被告：韩满意

 

新百伦贸易公司经新平衡体育运动公司（以下简称新平衡公司）授权拥有在中国境内非独占使用“New Balance”“NB”和“N”等商标、商品名称和标志（以下统称为“被许可标志”）的权利，且经授权可就侵权行为单独起诉。“New Balance”运动鞋两侧使用的“图片字母”装潢系知名商品的特有装潢。经原告取证，发现新百伦体育公司在其官网展示了不同款式的两侧使用“N图形”标志的“New Bunren”运动鞋图片。被告韩满意销售的“New Bunren”运动鞋（以下简称被控侵权产品）两侧使用了“N图形”。“N图形”与“New Balance”运动鞋两侧“图片字母”装潢在视觉上基本无差，显示制造商为琪尔特公司，经销商为新百伦体育公司，故原告新百伦公司认为三被告既构成对新百伦贸易公司的不正当竞争侵权行为，又构成侵犯新平衡公司注册商标专用权的行为。

 

新百伦体育公司、琪尔特公司共同答辩称，其使用“N”字母商标具有合法权利，琪尔特公司第845632号“图片”字母商标至迟于1994年7月26日起已在运动鞋上使用、申请，随后获准第8520182号图片、第13535428号、第14730910号图片、第14730986号图片系列“N”字母注册商标。琪尔特股份有限公司（以下简称琪尔特公司）在运动鞋两侧所使用的“N”字母属于对持有的自有注册商标的合法使用。并且，新百伦贸易公司的商品未构成知名商品特有包装装潢。对知名商品特有名称、特有包装装潢的保护实质是对未注册商标的保护，此时如认定新百伦贸易公司使用的“N”字母为特有包装装潢并且以《反不正当竞争法》加以保护违反司法解释与立法精神。

03

审判

杭州铁路运输法院一审认为，本案主要争议焦点在于：1.新百伦贸易公司主张的“New Balance”运动鞋是否属于知名商品，其两侧使用的“图片”商业标志是否构成知名商品特有装潢；2.被控侵权产品“New Bunren”运动鞋两侧使用的“N”标志（以下简称被控侵权标志）与新百伦贸易公司主张的商业标志是否近似，该被控侵权标志是否系对琪尔特公司系列注册商标的合理使用；3.新百伦贸易公司能否就“图片”标志同时主张知名商品特有装潢权和注册商标专用权；4、本案民事责任的确定。

 

本案中，新百伦贸易公司提供的证据可以证明，“New Balance”运动鞋持续在中国境内生产销售超过二十年，销售包括线上、线下的方式，专卖店数量众多、遍及全国；销售金额逐年递增、增长迅速，销售对象覆盖了不同年龄段的消费群体；新平衡公司与新百伦贸易公司多年来在一线城市的户外场所、众多平面媒体以及各大网络平台投放了大量“New Balance”运动鞋的广告，投入巨额的广告费用对涉案运动鞋进行了广泛持续的宣传；涉案“New balance”运动鞋商品多次获得司法和行政保护。因此，“New balance”运动鞋已经成为在中国境内具有一定的市场知度，为相关公众所知悉知名商品。因本案证据表明，经过新平衡公司、新百伦贸易公司多年来持续地在“New balance”运动鞋两侧使用带有粗体“N”字母“图片”标识的装潢，且其长期通过展示运动鞋两侧使用“图片”标识来进行商品的推广和宣传，使得运动鞋两侧的标识成为具有一定影响的、该运动鞋装潢中最突出、最具识别性的部分，已经足以使相关公众将运动鞋两侧使用“图片”标识装潢”的商品与“New  balance”运动鞋相联系，从而使该装潢具有了识别商品来源的显著特征，因此认定“New Balance”运动鞋两侧使用的“图片”装潢属于《反不正当竞争法》所规定的“特有装潢”。

 

被控侵权产品与“New balance”运动鞋，两者在运动鞋两侧使用的标志在整体视觉效果均呈现为一个大写粗体的N字母标志，且二者使用在运动鞋侧面的比例大小乃至倾斜角度亦基本一致；只有在近距离仔细分辨时才能看到被控侵权产品上使用的“N”字母商标上有着由细微凸起所构成的飘带状设计，但因该飘带状设计与周边部位的颜色完全一致，在隔离比对施以消费者一般的注意力的情况下，两个标识在要素构成、视觉效果方面区别并不明显，其存在的细微差别不足以引起消费者的注意。而被控侵权产品上使用的“N”字母商标没有体现出新百伦体育公司、琪尔特公司有权使用的“图片”商标显著部分的图案效果。

 

“有一定影响的商品装潢”系我国《反不正当竞争法》明确规定的受保护权益，其与注册商标权分属彼此独立的知识产权类型。商标权与“有一定影响的商品装潢”在构成要件、形成时间、权利客体、保护范围及期限等方面均不同。特别是根据我国《商标法》相关规定，经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或相近似的标志，无法通过商标侵权进行法律救济。因此，涉案第5942394号“图片”商标虽然专用权有效期开始于2010年11月7日，但因商标异议程序，其享有的禁用权迟至异议裁定生效（准予注册决定作出）的2016年8月17日之后方始获得。故新百伦贸易公司针对发生在2016年8月17日之前的被控侵权行为主张知名商品特有装潢权，符合相关法律规定，但新百伦贸易公司不能就新百伦体育公司、琪尔特公司于2016年8月17日后至今实施的被诉侵权行为（同一事实）在主张商标侵权的同时又主张不正当竞争侵权。

 

关于赔偿数额，因新百伦贸易公司被侵权所受到的实际损失，以及新百伦体育公司、琪尔特公司因侵权所获得的利益、注册商标使用许可费均难以确定，故一审法院综合考虑涉案各种因素适用法定赔偿确定本案的判决赔偿数额，并同时考量了涉案知名商品特有装潢与第5942394号“图片”注册商标的标识功能和商誉范围具有一定的重合性，对新百伦体育公司与琪尔特公司擅自使用新百伦贸易公司知名商品特有装潢的不正当竞争行为和侵害新百伦贸易公司注册商标专用权的损害赔偿数额予以合并裁量，确定赔偿金额为当时适用的《商标法》法定最高赔偿额300万元。

杭州铁路运输法院作出一审民事判决：一、琪尔特公司、新百伦体育公司立即停止在其生产、销售的运动鞋上使用本案侵权“N”标志；立即停止使用并销毁带有本案侵权“N”标志的运动鞋产品的宣传材料。二、韩满意立即停止销售由琪尔公司和新百伦体育公司生产的带有本案侵权“N”标志的运动鞋产品。三、琪尔特公司、新百伦体育公司赔偿新百伦贸易公司经济损失人民币300万元，于本判决生效之日起十日内履行完毕。四、被告琪尔特股份有限公司、新百伦（中国）体育用品有限公司向原告新百伦贸易（中国）有限公司支付合理开支人民币30万元，于本判决生效之日起十日内履行完毕。五、韩满意赔偿新百伦贸易公司经济损失人民币5000元，于本判决生效之日起十日内履行完毕。六、驳回原告新百伦贸易（中国）有限公司的其他诉讼请求。

 

原告新百伦贸易公司、被告新百伦体育公司、被告琪尔特公司不服一审判决，提起上诉。

 

浙江省杭州市中级人民法院经审理，于2020年4月30日判决驳回上诉，维持原判。

 

04

评析

本案系新平衡公司第一起国内获得法定最高赔偿额的生效知识产权案件，涉及较为复杂的知识产权权利冲突、法律冲突与适用问题。本案对装潢权与商标权的权利内涵与外延、注册商标的专用权与禁用权的法律适用，以及不规范使用商标的行为定性等问题进行了积极探索。同时，本案秉持加大知识产权保护力度的司法理念，选择法定最高赔偿金额300万元作为侵权赔偿数额，给权利人提供充分的司法救济。

 

一、不规范使用注册商标行为的定性

 

根据最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款的规定，原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。而根据《商标法》第五十六条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。由此可见，超出核准注册商标的不规范使用行为，不再是正当行使商标专用权的行为，本质上属于滥用注册商标专用权，故此不能成为阻却商标侵权行为或不正当竞争行为构成的正当理由。

 

本案中，被告主张合理使用的“图片”商标中的标志，还是在2012年之后陆续注册的多项商标，其呈现的整体视觉效果均是图案而非大写“N”字母本身，即上述商标均是以颜色差凸显出的图案作为其显著性的识别特征，且琪尔特公司在上述商标授权、确权中均明确上述商标中的“N”呈现的是一个“抽象鸟图形”。而被控侵权标识为，表现为大写“N”字母加粗的视觉效果，而非其系列商标所呈现的图案视觉效果，完全改变其注册商标的显著性特征，并非对其注册商标的规范性使用。琪尔特公司作为与新平衡公司的同行业竞争者，其在注册并使用涉案系列注册商标时，知道也应当知道新平衡公司在先系列“图片”注册商标和特有装潢等商业标识具有较高的知名度和较强的显著性，理应对新平衡公司在先的“N”商业标志予以尊重并避让，按照自身的权利边界严格规范使用其商标，在标识的使用方式和位置上与之形成区别，避免相关消费者误认混淆。然而，琪尔特公司不仅没有进行合理避让，反而刻意将其注册商标改变显著特征并在相同位置上使用与特有装潢高度近似的被控侵权标识，彰显其搭便车傍名牌的主观故意。如果放任该种行为存在，承认以该种行为形成的所谓市场秩序或知名度，无异于鼓励同行业竞争者违背诚实信用原则和商业道德，罔顾他人在先权利，并最终将严重损害在先权利人的合法权益以及相关消费者的利益。

 

二、同一商业标识形成的在先知名商品特有装潢权与在后注册商标权可以共存

 

对于同一商业标识形成的知名商品装潢权和商标权是否可有共存的问题，相关法律法规及司法解释并未作出规定。最高人民法院在（2012）民字提第38号民事判决中认定，已经获得商标注册的标识不能再次获得知名商品特有名称、包装、装潢的保护。但对于同一商业标识获得商标注册前已经形成的知名商品特有名称、包装、装潢权是否可以继续存在，当前司法实践存在不同意见。笔者认为，同一商业标识形成的在先知名商品特有装潢权与在后注册商标权理应共存。理由分析如下：

 

首先，知识产权领域中同一客体可能同时涉及多项知识产权权利，相关法律亦未限定一个客体只能对应一项知识产权权利，且现行法律并未就一项在先知识产权民事权利或权益可以或者应当被在后知识产权民事权益或权利所吸收覆盖作出明确规定。知名商品特有装潢权系《反不正当竞争法》及司法解释明确规定的一项知识产权权益，其与商标权分属彼此独立的知识产权类型。因此，同一商业标识同时享有在先知名商品特有装潢权和在后商标权具有法理基础和法律依据。固然，《商标法》与《反不正当竞争法》系特别法与普通法的关系，凡在特别法已经形成一项权利或权益后，就不能再允许依照普通法规定产生一项新的权利或权益；但这里所谓依普通法产生的权利应当仅指在特别法之后产生的情形，而不适用于依照普通法已在先形成的权利和权益。就本案而言，新平衡公司的“图片”特有装潢远远早于“图片”注册商标形成，其内涵及外延与商标权并不重合。而新百伦体育公司、琪尔特公司援引的在先司法判例均不涉及商标获准注册前已在先形成并持续多年的知名商品特有装潢权利是否延及商标获准注册之后的问题。因此，同时保留在先的“图片”特有装潢权和之后的“图片”商标权与现有法律以及相关司法判例并不相悖。

 

其次，知名商品特有装潢权与商标权在构成要件、形成时间、权利客体、保护范围及期限、司法保护强度等方面均不一致。第一，从构成要件来看，任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开来的标志，均可以作为商标申请注册；而知名商品特有装潢不仅该“装潢”具有识别和美化商品的效果，而且须具有区别商品来源的显著性特征，且建立在所承载的商品构成知名商品的基础之上。第二，从保护范围及期限来看，知名商品特有装潢权系需经司法认定确定的一项权利，由于是否“知名”“特有”系动态变化过程，因此，知名商品特有装潢权的期限不确定，且其保护范围只能针对所承载的知名商品同类商品范畴；而商标权系行政主管部门审核后授予的一项权利，保护期限确定为10年且可续期，保护范围亦涵盖了所核定的所有相同或类似商品。第三，从司法保护的强度来看，知名商品特有装潢是建立在该商品已经“知名”基础上，即该知名商品特有装潢使用的时间、区域和宣传力度等方面均具有一定的市场知名度，因此，应给予较强的司法保护。而商标却并不必然获得较强保护，只有通过实际使用逐步建立起市场知名度的商标才逐渐获得司法的强保护，对于虽获准注册但并无知名度的商标，其保护强度相对较低。

 

再次，对同一标识赋予在先知名商品特有装潢权和在后商标权既没有加重侵权人的侵权责任，也有利于维护该标识业已获得的品牌价值和权利人的合法权益，维持已形成的市场格局，保障相关消费者的利益。第一，本案虽然新百伦贸易公司同时享有知名商品特有装潢权和商标权，但因被告仅实施了一个被控侵权行为，指向的也是同一被控侵权事实，故新百伦贸易公司仅能择一主张权利。第二，前已所述，涉案第5942394号“图片”商标虽然专用权有效期开始于2010年11月7日，但因商标异议程序，其享有的禁用权迟至异议裁定生效（准予注册决定作出）的2016年8月17日之后方始获得。如果该“图片”标识因获准商标注册后吸收在先形成的特有装潢，则一方面新平衡公司无法针对获准商标注册之前且尚未发现的侵权行为以知名商品特有装潢权人的身份寻求救济；另一方面，针对他人在“图片”商标申请日前就已经提出的商标注册申请，新平衡公司亦无法依据在先的“图片”特有装潢权为基础申请对其宣告无效。这既不符合“保护在先”的相关立法精神，对权利人而言也有失公平。第三、“图片”标识早在2005年就已经被司法认定为知名商品特有装潢，现有证据证明其一直持续稳定至今。可见，“New Balance”运动鞋产品及“图片”特有装潢经过持续在生产、经营中长期大量使用和广告宣传后，已经获得了较高的市场知名度，在同行业中具有较高的声誉，该“图片”特有装潢蕴含有较高的品牌价值。如果该“图片”特有装潢因获准商标注册后被吸收，则作为知名商品特有装潢的“图片”标识在商标获准注册之前获得的市场知名度和品牌价值可能被削弱甚至归零。第四，“图片”特有装潢是建立在其附载的商品系知名商品的基础上，是一个动态变化过程。因此，新平衡公司获得“图片”商标注册后，如果要维持其“图片”特有装潢，必须持续加大对其“图片”标识作为知名商品特有装潢和注册商标使用力度和宣传力度，以确保其商品知名的持续稳定性，这一方面可以确保“图片”商标通过使用持续扩大其商标知名度和商业价值，另一方面也维持了“图片”标识业已形成的市场格局，保障相关消费者的利益。

 

最后，知名商品特有装潢权属于普通法规定的权利，《商标法》与《反不正当竞争法》属于特别法与普通法的关系，凡属特别法可以规制的行为一般不能再以普通法予以认定，除非权利人放弃特别法中的权利主张。如果案件中权利人指控的侵犯商标权和知名商品特有包装、装潢权的侵权行为表现形式相同，那么只能择一评判。本案中，新百伦贸易公司不能就新百伦体育公司、琪尔特公司于2016年8月17日后至今实施的被诉侵权行为（同一事实）在主张商标侵权的同时又主张不正当竞争侵权。

 

三、商标专用权和禁用权的法律适用

 

商标权包括专用权和禁用权。通常情形下，该两项权利自商标注册后即同时获得。但根据《商标法实施条例》（2002年修正）第二十三条规定，经异议裁定核准注册的商标，自该商标异议期满之日至异议裁定生效前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或近似的标志的行为不具有追溯力。现行《商标法》第三十六条亦做出相同规定。可见，经过商标异议程序获准注册的商标的专用权起算时间为该商标初审公告三个月期满之日，而禁用权的取得时间应为异议裁定生效（准予注册决定作出）之日。换言之，经过商标异议程序的注册商标，其商标专用权和禁用权的起算时间并不一致。因此，对获得商标注册前的标识进行知名商品特有装潢保护，并非对他人在异议裁定生效（准予注册决定作出）前在同一种或类似商品上使用与该商标相同或近似的标识的行为的追溯，而是对在先知名商品特有装潢权的行使和保护。本案中，涉案“图片”标志于2007年申请注册商标时，已经属于知名商品特有装潢。该商标于2010年8月6日获得初审公告，但因商标异议、行政诉讼程序，于2016年8月17日方准予注册。因此涉案第5942394号“图片”注册商标取得商标专用权的时间为2010年11月7日，准予注册的时间为2016年8月17日。根据上述规定可知，第5942394号“图片”注册商标禁止他人在同一种或类似商品上使用与注册商标相同或近似的标志的起算时间为2016年8月17日而非2010年11月7日。故本案新百伦贸易公司针对发生在2016年8月17日之前的被控侵权行为主张知名商品特有装潢权，符合相关法律规定。

 

四、法定赔偿顶格适用的裁判理念

 

中共中央办公厅、国务院印发的《关于加强知识产权审判领域改革创新若干问题的意见》中指出“加大知识产权侵权违法行为惩治力度，降低维权成本。对于具有重复侵权、恶意侵权以及其他严重侵权情节的，依法加大赔偿力度，提高赔偿数额，让侵权者付出沉重代价，有效遏制和威慑侵犯知识产权行为”。最高人民法院也提出“积极探索完善知识产权侵权损害赔偿制度，加大对侵权知识产权行为的惩治力度。”可见，“加大知识产权保护力度，提高侵权赔偿数额”不仅是当前的严格保护知识产权司法政策的要求，也是司法服务大局的必然要求。由于知识产权财产性质的无形性特点，权利人往往很难举证证明损失、侵权获利或许可使用费，导致大多数案件最终选择了法定赔偿方式。对此，笔者认为，知识产权损害法定赔偿数额的确定既要以知识产权的市场价值为指引，力求准确反映被侵害知识产权的市场价值，又要充分顾及市场环境下侵权主体及侵权行为的各类对应因素，在全方位、多层次地评估分析权利信息（包括权利主体、权利客体考量因素）和侵权信息（包括侵权主体、侵权行为考量因素）的基础上，对上述两个方面的层级进行综合评判、相互修正，最终通过规范行使自由裁量权，合理确定赔偿额度。本案中，综合考量涉案“图片”标识显著性较强、知名度极高、涉案“New Balance”运动鞋销售金额高且呈持续增长态势，销售区域广且社会影响力大等因素，涉案权利主体和权利客体的考量因素属于很高的层级。而影响赔偿数额认定的侵权主体、侵权行为考量因素包括涉案侵权行为是共同故意侵权，从装潢、型号、商标、产品来源等方面进行全方位模仿和攀附，侵权地域范围广、侵权持续时间较长、销售金额较大等亦属于很高的层级。因此，本案在行为发生时的《商标法》第六十三条所确定的法定赔偿额度内，选择法定最高金额300万作为赔偿金额，以给权利人提供充分的司法救济，让这种刻意模仿搭便车的侵权人付出足够的侵权代价，剥掉其所有的非法侵权获利，有效遏制和威慑侵犯知识产权行为。