2021年8月2日，美国第十一巡回上诉法院对Pinnacle商标纠纷案作出判决(No 19-15167)，维持了区法院的认定，指出原告懈怠起诉，虽不能针对商标侵权和不正当竞争行为要求赔偿，但不妨碍寻求禁令支持。

 

原告伊利诺伊州的Pinnacle广告公司，1998年即开始使用“Pinnacle”标记开展经营活动，2016年申请注册涉案文字“Pinnacle”以及特殊字体的“Pinnacle”两件注册商标，并在2017年获得注册。被告是佛罗里达州的一家广告公司，2010年起就开始在宣传和市场活动中使用与其相同的名字Pinnacle(下称佛罗里达Pinnacle公司)。伊利诺伊Pinnacle公司对此知情，但开始并未特别注意，直到若干年后，客户混淆逐渐升级，才以商标侵权、不正当竞争等为由起诉佛罗里达Pinnacle公司。被告反诉，提出原告起诉超已过时效期限，并要求撤销原告的注册商标。

 

陪审团认为原告的商标具有显著性，应获得保护，并认为被告的行为构成商标侵权及不正当竞争，应赔偿原告55万美元。关于被告的反诉，也即原告商标是否应撤销，以及是不是超过诉讼时限，作为法律问题，由法官进行审查。陪审团裁决后，法院审查认为原告知道涉案侵权行为四年多才提起诉讼，属于懈怠主张权利；而且，原告商标具有描述性且没有获得第二含义，应予撤销。

 

原告上诉。第十一巡回法院审查后，肯定了原告商标的显著性，但认为原告起诉确实超出了四年法定诉讼时效，期间也未与被告有任何沟通，其懈怠确无正当理由。因此，区法院认定懈怠并因而未支持原告的赔偿请求，并未滥用权力。

 

对于禁令的适用，上诉法院站在公众利益的角度，引证Kason案(120 F.3d at 1207)指出，即使懈怠起诉，如果混淆可能性无法避免，或是超过了懈怠起诉带来的危害，即使赔偿不能得到支持，法院也可以颁发禁令；这是为了防止消费者受到欺骗和保护公众利益，因此不能以原告的懈怠而否定禁令的适用。本案原告同时要求赔偿和禁令，虽然赔偿不适用，但区法院应当根据前述原则审查是否可以适用禁令。因此，一审判决部分被维持，而有关禁令的部分则发回区法院重新审查。