一、基本概念

 

商标权的取得，指某一特定主体依法定方式获得对某一商标的专用权，依法成为商标权人。根据商标权取得的法定依据不同，可分为原始取得和继受取得。这两种取得方式的主要区别在于商标权的取得是否基于他人既存权利和意志。

 

商标权的原始取得又称直接取得，即并非基于他人既存权利，不以他人意志为根据而直接取得的商标权。在国际上商标权的原始取得大体上采用以下三种方法：通过注册取得，通过使用取得，通过使用或注册取得。根据《商标法》，在我国商标权原始取得采用注册原则，并在特殊情况下考虑使用原则。

 

商标权的继受取得又称传来取得，即商标权的取得基于他人既存的商标权，其权利的范围、内容等都以原有的权利为依据，如转让、移转、继承等。

 

 

 

二、法律规定

 

在商标权的原始取得中，商标注册人的主观状态在商标确权行政程序中会产生极大影响。如《商标法》第十五条代理人代表人或有其他特定关系人抢注他人商标，他人提异议的不予注册，隐藏要件是推定申请人明知他人在先商标而申请，有违诚信原则，具有恶意；第三十二条规定的“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，此处明确的“不正当手段”实际上也是将申请人的“恶意”作为构成要件之一；第四十五条第一款规定“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”，直接使用了“恶意”字眼。

 

在商标权的继受取得中，在商标确权案件中是否应考虑商标受让人主观状态则无法律法规明文规定。

 

 

 

 

三、商标确权案件中，受让人具有恶意情形的相关认定案例

 

（一）第615775号“太阳神”商标争议案

 

第3类第615775号“太阳神”商标于1992年10月30日被核准注册，注册人为广西壮族自治区珍珠日用化工厂。1999年，该商标转让至广州柏丽雅日化有限公司（下称柏丽雅公司）名下。

 

2003年，广东太阳神集团有限公司（下称太阳神集团）以柏丽雅公司恶意受让第615775号商标，侵犯其在先注册使用并达到驰名程度的第32类第323481号“太阳神APOLLO及图形”商标为由，对第615775号商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会提起争议。

 

商标评审委员会认为柏丽雅公司与太阳神集团处于同一区域，仍受让与第323481号商标中文字部分完全相同的第615775号商标，具有恶意，侵犯第323481号驰名商标权益，依据2001年《商标法》第十三条第二款、第四十一条第二款裁定第615775号商标予以撤销。

 

柏丽雅公司不服商标评审委员会裁定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，其中理由之一是“《商标法》第四十一条第二款只规定了‘恶意注册’，没有规定恶意转让。只要原注册人没有恶意，即使受让人有恶意，也不能适用商标法第四十一条第二款的规定，将‘恶意转让’作为恶意注册理解是错误的”。

 

2005年，北京市第一中级人民法院就该案作出判决，虽然最终维持商标评审委员会的裁定，但纠正了商标评审委员会以受让人柏丽雅公司具有恶意而适用2001年《商标法》第四十一条第二款的规定，认为“《商标法》第四十一条第二款中的‘恶意注册’应当指商标注册人的‘恶意注册’行为，不应当包括商标的恶意受让行为”。

 

（二）第4061285号“BRECO”商标无效宣告案

 

第4061285号“BRECO”商标，于2006年10月28日被核准注册，注册人为台州市金菱胶带有限公司。2013年4月，该商标转让至上海欧珂传动系统设备有限公司（下称欧珂公司）名下。

 

2013年11月，艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（下称艾艾精密股份公司）对该商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会提起无效宣告，认为欧珂公司与其存在代理关系，其恶意受让第4061285号商标，违反2001年《商标法》第十五条、第三十一条、第四十一条第一款。

 

商标评审委员会认为2001年《商标法》第十五条、第三十一条中的恶意抢注仅指商标注册行为，不包括后续商标受让行为；第四十一条第一款中的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”亦仅包括注册行为，不包括后续受让行为。

 

艾艾精密股份公司不服商标评审委员会裁定，向北京知识产权法院提起诉讼，其理由是欧珂公司与其存在代理关系，未经授权恶意受让取得争议商标，违反2001年《商标法》第十五条规定；2001年《商标法》第四十一条第一款中“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”不仅包括注册行为，也包括受让行为。

 

2015年，北京知识产权法院作出判决，确认了商标评审委员会相关认定，认为2001年《商标法》第十五条、第三十一条、第四十一条第一款规范的行为限定在申请商标注册行为，不包括后续商标受让行为。

 

（三）第15148409号“LOUISFENY”商标无效宣告案

 

第15148409号“LOUISFENY”商标，2015年9月28日被核准注册，注册人江美桂。2016年11月，该商标转让至林丽静名下。

 

2017年9月，上海活夫生物技术有限公司（下称上海活夫生物公司）对该商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会提起无效宣告，无效宣告申请理由之一为该商标的注册系对上海活夫生物公司在先使用并有一定影响的商标的抢注，违反2014年《商标法》第三十二条所禁止的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。

 

2018年，商标评审委员会作出裁定，认为林丽静作为与上海活夫生物公司的同行业经营者，理应对对方的品牌有所知晓，在此情形下注册与上海活夫生物公司在先使用并具有一定知名度的“LOUISFENY”商标相同的争议商标，已构成对申请人主张的在先使用并有一定影响的商标的抢注。

 

林丽静不服商标评审委员会裁定，向北京知识产权法院提起诉讼，其理由之一是未采取不正当手段申请注册诉争商标，受让诉争商标后依法合理、有效使用。

 

2019年，北京知识产权法院作出判决，判决中认为林丽静“所主张诉争商标系受让取得，不具有恶意，未构成‘以不正当手段抢先注册’的理由不成立”，“商标法第三十二条规定‘以不正当手段抢先注册’，应当以申请注册商标行为本身作为判断依据，而非商标权利的取得方式。”

 

 

 

四、简要评析

 

（一）从商标授权确权案例看，现行《商标法》中对“恶意”的规制并不适用于商标受让行为

 

通过检索中国商标网、中国裁判文书网公示的文书可见，涉及商标转让中受让人恶意的案例极少。但是从以上三个案例也可看出，在商标授权确权过程中，行政部门最初是认为《商标法》中有关商标恶意申请注册行为的规定，可适用至商标恶意受让行为。但是在司法中，始终认为《商标法》中有关商标恶意申请注册行为的规定，不应扩大解释适用到商标恶意受让行为，并且行政部门也在此后采取了与司法裁决一致的观点。

 

（二）商标恶意受让引起法律适用难题的可能性

 

实践中，确实会存在以商标注册申请时客观情况看，商标注册人是善意申请行为，但是在有心的受让人出于傍名牌或其他非正当目的购买受让取得商标并应予以打击的情形存在。

 

例如，商标注册申请人出于使用目的申请一件商标，而该商标却是千里之外某一主体已在先实际使用商标，只是知名度有限并未为商标注册申请人所知。但是与商标在先使用人同处一地的同行业第三人，甚至是与商标在先使用人明确有商业往来的同一地域同行业第三人，从商标注册申请人处受让取得该注册商标进行使用，甚至是对在先商标使用人提出停止使用、侵权赔偿等要求。此情形下，在先商标使用人是否可以以《商标法》第十五条或第三十二条为依据，主张商标受让人为恶意受让，请求对该注册商标宣告无效？如严守《商标法》第十五条、第三十二条、第四十五条规定中所述“商标恶意注册行为”不包括后续的商标受让行为，在先商标使用人得承认第三人取得商标权的事实，是否是有违诚信、公平原则。希望随着商标行政确权实践的发展对该问题的思考有进一步收益，亦或随着法律法规的修改有所释明。