案情

 

当事人

上诉人（原审原告）：广西南宁市神机妙算营销策划有限公司（简称神机妙算公司）

被上诉人（原审被告）：国家知识产权局

原审第三人：阿里巴巴集团控股有限公司（简称阿里巴巴公司）

案由：商标权无效宣告请求行政纠纷

诉争商标系第10418621号“天猫城”商标，申请日为2012年1月12日，核定使用在第36类的“信托；典当；保险；艺术品估价；募集慈善基金；金融服务；发行有价证券；不动产管理；经纪；担保”服务上。该商标专用期限至2026年10月27日。现权利人为广西南宁市神机妙算营销策划有限公司。

在商标评审阶段，阿里巴巴公司向国家知识产权局提交了以下主要证据（光盘）：

1.阿里巴巴公司概况；

2.媒体对阿里巴巴公司的相关报道；

3.阿里巴巴公司所获荣誉证书；

4.天猫基本情况介绍；

5.淘宝网及淘宝商城的基本情况；

6.入驻天猫的知名企业名单及品牌授权书、知名品牌天猫旗舰店的截图；

7.阿里巴巴公司对淘宝商城进行宣传推广的材料；

8.媒体对“淘宝商城”更名为“天猫”的报道；

9.天猫经济数据的专项审计报告；

10.天猫的行业地位和国际影响力的证明材料；

11.天猫的商业使用情况；

12.天猫的广告图片、广告合同及发票；

13.神机妙算公司申请的部分商标档案信息。神机妙算公司向国家知识产权局提交了《商标部分驳回通知书》复印件、第12574757号商标无效宣告请求裁定书复印件。

在原审诉讼阶段，神机妙算公司未提交证据。阿里巴巴公司向原审法院提交了以下主要证据：

1.国家知识产权局针对第15303213号“朝天猫”商标、第15411137号“天猫TIANMAO及图”商标等7件商标作出的无效宣告请求裁定书；

2.（2019）京73行初1529号行政判决书；

3.神机妙算公司企业信用信息系统档案；

4.神机妙算公司法定代表人投资控股的公司情况。

国家知识产权局于2019年4月4日作出商评字[2019]第70820号《关于第10418621号“天猫城”商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定），认为：诉争商标的申请注册构成2014年施行的《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）第十三条第三款所指情形。国家知识产权局决定：诉争商标予以无效宣告。

神机妙算公司不服被诉决定，提起行政诉讼。

 

审判

 

北京知识产权法院认为：在案证据足以证明引证商标三构成替他人推销服务上的驰名商标。诉争商标完整包含引证商标三，构成对驰名商标的摹仿。诉争商标核定使用的金融服务等服务与引证商标三为相关公众所熟知的替他人推销服务，在服务对象等方面具有关联性，易使公众误认为诉争商标与阿里巴巴公司存在关联或系来源于同一主体。神机妙算公司对诉争商标的申请注册，不正当地利用了阿里巴巴公司引证商标三所积累的市场声誉，无偿占用阿里巴巴公司为此付出努力和大量投资所形成的利益成果，割裂公众对引证商标三与阿里巴巴公司提供服务之间的固有联系，从而减弱驰名商标的显著性，进而损害阿里巴巴公司作为驰名商标权利人的利益。诉争商标的注册违反2014年商标法第十三条第三款的规定。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回神机妙算公司的诉讼请求。[1]

神机妙算公司不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销原审判决，依法改判，其主要上诉理由为：诉争商标申请日期为2012年1月12日，引证商标三核准公告日期为2012年12月21日，诉争商标申请日之前，引证商标三并非已注册商标，不构成驰名商标。其他事由因国家知识产权局与阿里巴巴公司无异议也没有提起上诉，不再争辩。

 

阿里巴巴公司答辩称，诉争商标的注册违反2014年商标法第十三条第三款、第四十四条第一款的规定。

二审诉讼阶段，阿里巴巴公司补充提交了以下主要证据：

1.神机妙算公司名下商标列表，载明：神机妙算公司在2012年1月12日至2013年7月12日期间在第9、14、20、30、35、36、38、40、41、42、43、45等类别上申请注册了包括“铁友”“比特币BITCOINBBC”“奇虎巴里克（BARRICK）旗下360”“奇虎SPARROW360”“道客爸爸REDAPRICOT”“百胜CRAB”“天猫城”“江民TORD”“菜鸟”“四通利方ICANN”“辣立方SEDUCTIVEKISS”等在内的30件商标；

2.神机妙算公司关联公司抢注他人商标列表及商标信息页、被抢注品牌的介绍。

神机妙算公司认可其名下申请注册了证据1所列商标。

北京市高级人民法院经审理认为：诉争商标申请日期为2012年1月9日，引证商标三注册日期为2012年12月21日，故在诉争商标申请日前，引证商标三尚未获准注册，不符合2014年商标法第十三条第三款规定的“在中国注册”这一构成要件。本案中，首先，阿里巴巴公司提交的宣传使用证据可以证明其“天猫”商标在诉争商标申请日前，在中国大陆地区进行了宣传报道，在替他人推销服务上具有一定的知名度。神机妙算公司在阿里巴巴公司将“淘宝商城”更名为“天猫”的次日，申请注册“天猫城”商标难谓巧合。神机妙算公司提交的《商标部分驳回通知书》不足以证明其申请注册诉争商标具有合理性。其次，神机妙算公司除注册诉争商标外，还先后在第9、14、20、30、35、36、38、40、41、42、43、45等类别上申请注册了30件商标，不仅包括与阿里巴巴公司的“天猫”商标相近似的“天猫城”商标，还包括多件与他人在不同商品或服务上注册的具有较高知名度的商标、商号、姓名、公司名称相同或近似的商标，如“铁友”“比特币BITCOINBBC”“奇虎巴里克（BARRICK）旗下360”“奇虎SPARROW360”“道客爸爸REDAPRICOT”“百胜CRAB”“江民TORD”“菜鸟”“四通利方ICANN”“辣立方SEDUCTIVEKISS”等商标。这种注册行为系大量注册囤积商标的行为，具有明显的主观恶意，扰乱了正常的商标注册管理秩序。诉争商标的注册构成商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。被诉裁定对此认定明显不当。据此，北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决驳回上诉，维持原判。[2]

 

重点评析

 

一、商标法第四十四条第一款与其他法条的衔接

商标法第四十四条、第四十五条对注册商标提起无效宣告请求进行了明确的规定，其中，第四十五条系注册商标违反了商标法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定，其在先权利人或者利害关系人可以提出无效宣告请求。而第四十四条第一款系注册商标违反了商标法第十条、第十一条、第十二条规定，或者以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，任何人均可以提出无效宣告请求。在司法实践中，在先权利人或利害关系人往往依据商标法第四十五条所列的具体条款和第四十四条所涉及的“以不正当手段取得注册”同时提起商标权无效宣告请求，本案即是如此。

通常情况下，考虑到上述法条所产生后果的差异性，在已经依据商标法第四十五条所列具体条款对在先权利人或者利害关系人的在先权利依法予以保护的情况下，一般对是否违反商标法第四十四条“以不正当手段取得”的规定不再予以评述。此举已经在行政机关和司法机关取得初步的一致意见。例如：在北京隆欣商贸有限公司诉国家知识产权局、吴昌保商标权无效宣告行政案中[3]，国家知识产权局在认定该案诉争商标的申请注册构成商标法第三十条所指情形之后，就明确认定“不再适用商标法第四十四条第一款的规定予以审理”；在国家知识产权局诉江苏洋河酒厂股份有限公司、许丹商标权无效宣告行政案中[4]，北京知识产权法院认定“鉴于本案已认定诉争商标的注册构成商标法第三十条所规定的情形，在已通过其他条款对洋河酒厂公司予以保护的情况下，本案不再适用商标法第四十四条第一款的规定”。

倘若上述裁定、一审判决所依据的具体条款的相关认定结论被后续程序推翻的情况下，后续程序中是否应当审查以及如何审查该条款呢？

 

二、司法机关如何审查之前程序未予评述的“以不正当手段取得注册”理由

《中华人民共和国行政诉讼法》第六条规定，人民法院审查行政案件，对行政行为是否合法进行审查。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二条规定，人民法院对商标授权确权行政行为进行审查的范围，一般应根据原告的诉讼请求及理由确定。原告在诉讼中未提出主张，但商标评审委员会相关认定存在明显不当的，人民法院在各方当事人陈述意见后，可以对相关事由进行审查并作出裁判。

由上述规定可知，司法机关审查国家知识产权局作出的行政行为的范围，一般依据原告或者上诉人的诉讼请求及理由来确定，特殊情况下，进行全面审查。这种全面审查的前提是行政行为的相关认定不当。本文认为，国家知识产权局的相关认定明显不当应由无效宣告申请人来主张，由无效宣告申请人在答辩意见陈述相关理由。同时，司法机关为了保障当事人的利益以及有效的查清相关事实，组织各方当事人对该条款阐述各自的意见是有必要的。

本案二审期间，阿里巴巴公司虽是第三人，但在答辩中，仍主张其在无效宣告申请书中明确提出的诉争商标的注册构成“以不正当手段取得注册”所指情形的理由。尽管一审法院对该理由并未审理，但二审法院在各方当事人充分阐述意见的基础上，对该条款进行了审理，并基于案件的事实作出认定。

 

三、“以不正当手段取得注册”考量的因素

抢注商标应该是一个“持续”的过程，达到“大量”的程度。“持续”“大量”均是抽象的概念，无法给出一个“量”上的具体限定。一般来说，“持续”的认定考虑诉争商标申请日前后一段时间的申请注册的商标数量，可以考虑诉争商标申请日前后各一年之内的商标申请注册情况，如果诉争商标权利人的商标申请注册情况一直连续，那么时间可以适当延长。“大量”的认定需要根据诉争商标权利人申请注册的与他人在先具有一定知名度的商标等在先权利相同或近似的商标的数量、知名度、近似程度等情形综合考虑。

就本案而言，在案证据显示神机妙算公司在2012年1月12日至2013年7月12日期间（即诉争商标申请日之后一年半时间内）在12个商品和服务类别上申请注册了包括“铁友”“比特币BITCOINBBC”“奇虎SPARROW360”“百胜CRAB”“天猫城”“江民TORD”“菜鸟”等在内的与他人在先商标相同或近似的30件商标，进而认定诉争商标的注册构成“以不正当手段取得注册”。再如：在张超诉威瑞森商标服务有限责任公司、国家知识产权局商标权无效宣告行政案中[5]，二审法院认为张超在多个商品或服务类别上申请注册了13件商标，其中包括“威瑞森”“威瑞森Verizon”“VERISON”“威利森VERISON”等与威瑞森通信有限责任公司具有较高知名度的“威瑞森”“Verizon”商号、商标相同或相近似的7件商标，进而认定该案诉争商标的注册构成商标法第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”所指情形。

 

四、“以不正当手段取得注册”在2019年商标法实施之后的法律适用

2019年施行的《中华人民共和国商标法》（简称2019年商标法）修改宗旨之一，就是有效遏制商标恶意注册，并对相关条文进行了修改，其中第四条针对不以使用为目的的恶意抢注增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”，同时，在第三十三条中，提起异议的理由，增加了商标法第四条，在第四十四条，提起无效的理由，增加了商标法第四条。上诉条款的修改，意味着在商标授权确权等案件中，均可以依据商标法第四条对恶意注册行为予以规制。而且在2019年商标法实施之后，国家知识产权局制定了《规范商标申请注册行为若干规定》，印发了《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》，重点打击商标恶意抢注、图谋不当利益，扰乱商标注册管理秩序。例如：郑州易值科贸有限公司“JOY@ALBE”商标申请驳回复审案中，国家知识产权局以郑州易值科贸有限公司在全部45个商品和服务类别上申请注册了929件商标，其中在2018年至2019年不足9个月的时间申请注册了约500件商标，其短期内大量申请注册商标的行为明显超出了生产经营的实际需要，构成2019年商标法第四条所指情形。

本文认为，在2019年商标法实施之后，如何区别适用2019年商标法第四条和第四十四条第一款“以不正当手段取得注册”，在于商标申请注册是否系“不以使用为目的”。鉴于申请人提起商标无效宣告请求时，通常无法准确知晓争议商标权利人是否对所注册的商标进行了使用，可能就会同时提起上述两个条款。如果争议商标权利人答辩时主张其有实际使用意图，并对注册商标进行了使用，则适用2019年商标法第四十四条第一款“以不正当手段取得注册”为宜。行政机关及司法机关对于相应的商标使用证据应予严格审核。例如：国家知识产权局诉北京德立康国际科贸有限公司、爱奇清科（北京）信息科技有限公司商标权无效宣告行政案中[6]，二审法院在认定“德立康公司在除诉争商标外，还在15个类别上申请注册了‘创业邦FOUNDHELP’商标，在12个类别上申请注册了‘创业邦SUCWAY’商标，上述商标与爱奇清科公司具有较高知名度的《创业邦》杂志名称近似”之后，进一步认定“德立康公司提交的其将注册商标投入使用的证据，部分证据形成于爱奇清科公司对诉争商标提起商标权无效宣告请求之后，部分证据并非其商标核定使用服务上的使用证据，部分证据与商标的使用无关，而且从时间节点看，上述商标的申请日亦晚于引证商标申请日，德立康公司在明知他人具有一定知名度的‘创业邦’商标的情况下，多次申请注册包含‘创业邦’文字的商标的行为意在扰乱商标注册秩序、谋取不正当利益，诉争商标的注册属于‘其他不正当手段取得注册’”。