案情

 

上诉人（原审原告）：山东比特智能科技股份有限公司（下称比特公司）

 

被上诉人（原审被告）：北京美爵信达科技有限公司（下称美爵信达公司）

 

案由：因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷

 

比特公司自1998年与美国美爵信达公司前身美国赛德公司开展合作，从事酒店电话机的代工生产，但未生产“TELEMATRIX”品牌的酒店电话机。比特公司在2003年代工结束后一年向商标局申请注册第9类电话机等商品上的“TELEMATRIX”商标（简称涉案商标），获准注册后分别对美国美爵信达公司新的在华经销商美爵信达公司及代工商提起商标侵权之诉，均被法院认定构成侵权并判决赔偿经济损失。经过行政无效程序和司法程序，原商标评审委员会和包括最高人民法院在内的三级人民法院均认定“TELEMATRIX”商标在争议商标注册申请日之前已经构成他人在先使用并有一定影响的商标，比特公司对此知晓或应当知晓，其行为难谓善意，违反了2001年《商标法》第三十一条的规定，争议商标终被无效。[1]美爵信达公司因此起诉比特公司，主张比特公司在提起商标侵权诉讼时意图以诉讼的手段获取不正当利益，损害美爵信达公司的合法权益。比特公司则抗辩称，其在申请涉案商标和提起侵权诉讼时并无恶意，法院不能因商标被无效而反推其在起诉时有恶意，其未构成恶意诉讼，且美爵信达公司未因诉讼受到损害，其赔偿损失的主张缺乏事实和法律依据。

 

 

 

审判

 

北京市朝阳区人民法院一审判决认定比特公司构成恶意诉讼，判决其赔偿美爵信达公司经济损失500万元并消除影响。理由是比特公司在明知其申请注册的涉案商标是抢先注册的、不具有实质上的合法性的情况下，仍然对美爵信达公司提起商标侵权诉讼，显然其主观目的不是真正维护其合法权益，而是意图以诉讼的手段获取不正当利益，损害美爵信达公司的合法权益，故其提起诉讼时主观上恶意明显。比特公司不服一审判决，向北京知识产权法院提起上诉。北京知识产权法院二审判决维持原判，驳回了比特公司的上诉请求。[3]2020年4月30日，北京市高级人民法院作出（2019）京民申4215号民事裁定，驳回了比特公司的再审申请。

 

 

 

重点评析

 

 

根据我国商标法规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。这一立法宗旨在于鼓励和支持通过诚实劳动积累社会财富和创造社会价值，并保护在此基础上形成的财产性权益以及基于合法、正当的目的支配该财产性权益的自由和权利。诚实信用原则作为民法基本原则在整个法律体系中发挥着基础性和全局性的作用，商标领域也不例外。不仅恶意抢注商标不能得到保护，任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关主张不仅不能得到法律的保护和支持，还应当对由此给他人造成的损失予以赔偿。

 

一、“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”的性质和法律依据

 

在遏制商标抢注、商标权利滥用的过程中，恶意诉讼的规制逐渐成为一个突出问题，如何判断维权者是正当维权还是恶意诉讼，以不正当手段取得商标注册能否为维权者的主观恶意“一锤定音”，是否构成恶意诉讼究竟要考虑哪些因素等等，无时无刻不在挑战着法官的司法智慧。

 

恶意诉讼作为法律概念，在我国实体法和程序法中尚无明确定义，但是作为一种诉讼现象，其由来已久。有观点认为，恶意诉讼指的是一方当事人以虚假的事实提起诉讼，利用诉讼获取自己不正当利益的诉讼行为。由于知识产权具有不同于有体物的特性，无论是权利人还是侵权人，均无须有形控制而仅凭“认知”即构成“占有”，尤其在辅以权利证书的情况下，即便是恶意诉讼，也因具备形式上的合法性而难以在立案阶段、甚至是实体审理阶段对是否存在“虚假的事实”予以查明。在知识产权恶意诉讼中，案件的相对方不仅要承担应对诉讼的开支，还可能因判决停止“侵权”而受到停工停产的影响，其商誉亦受到损害，再加上赔偿经济损失等费用，恶意诉讼所带来的损害委实不轻。早在2004年，最高人民法院民三庭即召开滥用诉权问题研讨会，着重就知识产权审判领域中恶意诉讼问题进行了研讨，但根据会后发布的研究报告，对于何为知识产权恶意诉讼、受害一方如何救济，尚未形成一条清晰的路径。

 

2011年2月，最高人民法院发布了《关于印发修改后<民事案件案由规定>的通知》，在第五部分“知识产权与竞争纠纷”项下的二级案由“十四、知识产权权属、侵权纠纷”中，增加了一项三级案由“155、因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”，知识产权恶意诉讼的规制由此展开了新的篇章。民事案件案由是民事案件名称的重要组成部分，反映案件所涉及的民事法律关系的性质，是将诉讼争议所包含的法律关系进行的概括。因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷虽然暂时没有直接指向的具体法律条文，但其归于知识产权权属、侵权纠纷二级案由之内，所反映的民事法律关系应为侵权之债，且要求侵权人具有过错。

 

因此，在法律适用方面，除所涉具体知识产权法律，在民法典颁布前，法院多选择适用关于民事权利和侵权责任的一般规定，如民法通则第一百零六条第二款、民法总则第一百三十二条、侵权责任法第六条第一款、民事诉讼法第十三条等。在民法典起草过程中，法学专家王利明教授[7]和梁慧星教授[8]皆对恶意诉讼进行了阐述，可见恶意诉讼作为一种诉讼现象，已经引起了学界的高度关注。虽然最终民法典未采纳上述建议将恶意诉讼予以明确规定，但当事人仍可以依据其中关于民事权利和民事责任的规定主张权利。

 

为促进合法权利和信赖利益的平衡，早在2002年商标法实施条例出台时，其第三十六条即规定了“因商标注册人恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿”的“但书”条款。2013年商标法修订时，该条款被吸收进法，此后一直保留。该条款虽然不是对商标恶意诉讼的直接规定，但其无疑是对抢注人的恶意诉讼予以规制的重要法律依据。2019年4月3日，第四次修改后的商标法正式出台，其中第六十八条第四款规定：“对恶意申请商标注册的，根据情节给予警告、罚款等行政处罚；对恶意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚。”这不仅是恶意诉讼首次出现在知识产权领域中，也是整个民法体系中首次出现对恶意诉讼的明确规定。但是该项规定较为概括，并未对何为“恶意”予以明确，且“给予处罚”并不是对恶意诉讼受害人的民事救济，立法机构设立该条款更主要的目的是遏制商标恶意注册，将规制恶意注册行为贯穿于整个商标申请注册和保护程序。即便如此，该条款的出现，对知识产权恶意诉讼尤其是涉商标案件的规制，有着重要的指导意义。

 

二、涉商标恶意诉讼中“恶意”的考量因素

 

恶意诉讼作为侵权之债，其构成要件应与一般的侵权责任构成要件无异，即侵权行为人客观上实施了提起诉讼的行为，主观上存在损害他人合法权益的恶意，被侵权人的合法权益受到损失，且起诉行为与损失之间具有法律上的因果关系。在“远东水泥案《吃货宇宙》案”和“CPU商标案”等有较大影响的知识产权恶意诉讼案件中，无论所涉具体知识产权是专利权、注册商标专用权还是著作权，法官皆认为案涉恶意诉讼由上述四项要件构成，仅具体表述稍有不同。而在四要件中，案件的关键和难点往往在于对主观过错，即“恶意”的判断。

 

恶意作为一种主观状态，一般难以直接明白无误地展示，而需要法官通过当事人的行为和相关事实予以合理的推断。本文结合“TELEMATRIX”商标案，从以下几个方面进行分析：

 

首先，维权者缺乏合法、稳定的权利基础。由于我国商标法采商标自愿注册原则，商标就有注册商标与未注册商标之分。根据商标法的规定，已经注册的商标，违反商标法相关规定的，相关权利人可以在规定时间内请求宣告该注册商标无效，该注册商标专用权视为自始即不存在。因此，作为维权者赖以提起商标侵权之诉的权利基础，该商标权其实是缺乏稳定性的，被诉侵权人一般会对其提起无效宣告程序，一旦该商标被认定无效，维权者的权利基础自始无效。“TELEMATRIX”商标案中，2007年涉案商标获准注册，2010年8月比特公司向朝阳法院起诉美爵信达公司商标侵权，2010年9月，美爵信达公司即对涉案商标提出争议申请。2013年，原商标评审委员会作出裁决，认定涉案商标的注册违反2001年商标法第三十一条关于申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定，撤销了涉案商标的注册。此后，包括最高人民法院在内的三级人民法院皆维持了该裁决的认定。故涉案商标自始不存在。

 

其次，维权者对缺乏权利基础是明知的。虽然基于商标确权行为公信力产生的信赖利益，宣告注册商标无效的裁定对宣告无效前的人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定不具有追溯力。即商标权被无效并不能直接推定维权人在提起商标侵权诉讼时具有恶意。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当予以赔偿。因此，就需要法官结合证据，考察维权者在起诉时是否明知其商标权缺乏合法性和稳定性。“TELEMATRIX”商标案中，根据在先生效裁判查明的事实，在涉案商标申请日之前，“TELEMATRIX”商标已在欧盟地区第9类商品上申请注册，“TELEMATRIX”酒店专用电话机已经为多个国家和地区的酒店所认可和使用，“TELEMATRIX”商标在电话机商品上具有一定知名度；比特公司自1998年其曾经与美国美爵信达公司的前身合作超过五年，从事酒店电话机的加工，作为同行业的比特公司对其合作对象的产品及品牌情况应当有相当程度的了解；美国美爵信达公司的TELEMATRIX电话机产品自2002年进入中国，比特公司的网站宣传页也显示其承认“TELEMATRIX”商标在酒店电话机商品上的知名度，结合上述事实，可以证明“TELEMATRIX”商标在涉案商标申请日之前，已经构成他人在先使用并具有一定影响的商标，比特公司对该事实应当是明知的。在此情况下，比特公司作为曾经的代工商、同行业长期从事酒店电话机产品的生产企业，在无法作出合理解释的情况下，在电话机等商品上申请注册一个与在先知名商标“TELEMATRIX”的字母构成及顺序完全相同的英文臆造词商标，显然不具备正当性，且对该申请行为的不当是明知的。因此，在提起商标侵权之诉时，比特公司对其事实上并不真正享有“TELEMATRIX”商标权利也是明知的。

 

再次，维权者的目的是损害他人合法权益。在不正当抢注商标后，有些商标抢注人会自行使用商标，借助该商标已有的商誉获得利益，更多的则是向真正的权利人或相关权利人高价兜售商标、甚至提起商标侵权诉讼，一方面打击真正权利人的正常经营活动，使其商誉、经济利益受到损害；另一方面商标抢注人可以从售卖商标、侵权诉讼中获取不菲收益。而这正是商标恶意诉讼中，判断维权人主观恶意的重要因素。“TELEMATRIX”商标案中，2007年涉案商标获准注册，2008年初，比特公司即向美国美爵信达公司的在华代工商江苏中讯数码电子有限公司（简称江苏中讯公司）发出律师函，主张其存在商标侵权行为，随后又提起诉讼，2008年8月，宜兴市工商局根据比特公司的举报对江苏中讯公司仓库进行检查；2010年8月，比特公司起诉美爵信达公司商标侵权；2010年12月，日照市工商行政管理局东港分局根据比特公司的举报扣押了日照立德电子科技有限公司（简称山东立德公司）的电话机317箱等，而山东立德公司也是美国美爵信达公司的在华代工企业，当月，比特公司对山东立德公司提起侵权之诉；2010年，比特科技公司又以美爵信达公司的销售代理商北京泰利瑞诚商贸有限公司、广州德电通信科技有限公司分别在网站宣传等商业活动中使用TELEMATRIX商标构成侵权为由，分别起诉了后者。而在向江苏中讯公司发出律师函之后，比特公司的网页上仍然展示着如下内容：“作为国际上与德利达、TELEMATRIX齐名的三大酒店电话机品牌之一，比特在产品和服务上一直追求领先，在很多技术和功能方面都是创新者。正是基于这一点，我们曾经为一家著名酒店电话机品牌长期提供OEM贴牌服务，我们的客房电话赢得了……。”如前所述，比特公司作为美国美爵信达公司前身在华代工企业，其自身长期从事酒店电话机的生产、加工，对该行业国际、国内发展情况应当有着一定的了解。美爵信达公司与在先知名TELEMATRIX商标的权利人美国美爵信达公司具有较为密切的关联关系，作为同行业竞争者的比特公司对此理应知晓。比特公司的诉讼行为将使美爵信达公司被迫停止生产、销售TELEMATRIX商标产品并丧失了相关交易机会，还同时起诉了其他代工商、销售商，综合以上事实，可以认定比特公司存在主观上损害TELEMATRIX商标真正权利人合法利益的恶意。

 

从上述分析可以看出，“恶意”抢注与“恶意”诉讼中的“恶意”不能直接画上等号，但是商标恶意诉讼中，当事人往往存在不当的注册行为，如利用不正当手段抢注商标、不以使用为目的囤积商标、抢注被代理人的商标或使用侵害他人在先权利的标识注册商标等等。以完全“清洁”的商标作为权利基础提起侵害商标权诉讼，几无可能构成恶意诉讼，换言之，注册时的“恶意”虽不能直接推定“恶意”诉讼，但必然属于“恶意”诉讼的重要考量要素。

 

三、结语

 

经济学家薛兆丰曾提到一个案例，原告雇佣了两个帮工傍晚到马路上捡马粪，两人捡了18堆马粪放在路边，打算明天推车来搬走，于是未做任何标记就离开了。第二条早上，被告看到这些马粪，问巡逻的人马粪有没有主人，巡逻的人说不知道，被告就把马粪搬回了自家田野。中午，原告的帮工推车来找马粪，一问才知是被告搬走了马粪。双方闹到法庭，原告说自己付出了劳动，马粪属于他；被告说马粪掉在马路上，原告没有对其进行标记，即便付出了劳动，原告只是改变了马粪的位置，没有改变马粪的所有权。马粪究竟属于谁？法官该如何裁判该案呢？

 

其实，马粪案的重点在于，我们究竟要鼓励创造财富，还是鼓励对财富作出标识。假设原告获胜，村民会认为凡是聚集了人类劳动的财富，就不能被随意拿走，要尊重他人创造的财富。村民也就无需为保护财富作出过大的努力，不会抵消财富本身的价值。只有这样，人们才会积极创造财富、积累财富。假设被告赢得该案，村民会认为东西只要没人看管，就可以把它拿走，人们就需要花费可能超出财富本身价值的努力用于保护财富，这无疑打击了村民创造和积累财富的积极性。

 

马粪案说明，只有那些让社会里每个人都有积极性去积累财富的规则，才是公正的规则。这与商标保护制度的内在逻辑不谋而合。我们保护商标权利，根本上是保护其背后凝结的商业信誉，以鼓励和支持人们通过诚实劳动积累社会财富和创造社会价值。而商标权利的保护，一方面要从遏制商标恶意抢注、恶意囤积方面着手，另一方面也要对滥用商标权利、恶意诉讼予以规制。正如有些学者所言，当抢注行为本身没有成本时，法律责任的缺失就是商标抢注猖獗的重要原因。因此，规制商标恶意诉讼，让商标抢注人为提起侵权诉讼、给真正权利人造成损失付出相应的代价，将是防止知识产权滥用、体系化解决商标恶意抢注问题不可缺少的一环。